沙里淘金、精雕细琢、加大投入！“三板斧”打造高质量专利

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：林远成 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

原标题：沙里淘金、精雕细琢、加大投入，“三板斧”打造高质量专利

随着各种专利纠纷日益增多，越来越多的授权专利需要面对专利无效或专利诉讼的挑战。令人遗憾的是，因专利文件自身缺陷导致专利权人无法行使权利、乃至丧失权利的情况，屡见不鲜。众所周知，只有经得起专利无效或专利诉讼考验的专利才能称得上高质量专利，才能真正为创新成果提供强有力保护。怎样才是打造禁得起烈火考验的高质量专利的正确姿势？高质量专利打造为什么一定需要经历沙里淘金、精雕细琢？

一、沙里淘金，开展专利挖掘

新颖性、创造性和实用性审查是发明专利实质审查的最重要方面。一件高质量专利的根本基础在于所请求保护的发明相对于现有技术具有牢靠的新颖性和创造性。

沙里淘金，就是指在撰写专利申请之前充分做好创新成果的专利挖掘：

（1）对现有技术进行充分的检索，全面了解现有技术；

（2）将取得的创新成果与现有技术进行对比，寻找、挖掘二者的区别点；以及，

（3）确认区别点是否是显而易见的，是否带来了意料不到的技术效果。

专利挖掘是打造高质量专利的基础工作。在现实情况中，因专利挖掘不到位而导致发明专利申请不能授权或者授权的专利被无效的情况，屡见不鲜。

例如，在北京双鹤药业股份有限公司与湖北威尔曼制药有限公司等发明专利权无效行政纠纷申请再审案中，虽然专利权人提出发明人已进行大量研究试验，证实涉案专利的复方制剂在安全性、有效性、稳定性上取得显著技术效果。然而，最高人民法院院并没有采纳这一争辩理由。相反，最高院认为，专利权人所提及的相关技术内容并未记载于涉案专利说明书中，不能体现出涉案专利在安全性、有效性、稳定性等方面对现有技术作出了创新性的改进与贡献，不能作为认定创造性的依据。

最终，最高院维持了专利复审委员会作出的审查决定，涉案专利被宣告无效。就本案而言，如果涉案专利在撰写申请文本的过程中，对现有技术进行了充分的检索，对科研成果进行了充分挖掘，明确记载涉案专利的复方制剂与现有技术中的联合用药之间的区别，提供实验数据证实该复方制剂在安全性、有效性、稳定性上的显著技术效果，那么，最终的结果将很可能截然不同。

类似的情况还可见于，武田药品工业株式会社与专利复审委员会、四川海思科制药有限公司、重庆医药工业研究院有限责任公司发明专利权行政纠纷申请再审案。在该案中，专利权人辩称，涉案专利的组合用药实现了意料不到的技术效果，并提供了补充实验数据予以支持。然而，最高院也没有采纳这一争辩意见，其中的一个重要理由是，补充实验数据所证实的技术效果并未记载于原始申请文件中。最终，涉案专利被宣告无效。同样，如果涉案专利在撰写申请文本的过程中，在对现有技术充分检索基础上对创新成果进行充分挖掘，从而在申请文件中着重突出涉案专利的组合用药所实现的意料不到的技术效果，最终结果也很可能截然不同。

二、精雕细琢，打磨高质量专利申请文件

权利要求书和说明书是行使专利权的根本基础。因此，专利申请文件（特别是权利要求书和说明书）的撰写质量直接关系着专利权的范围大小和权利稳定，关系着专利的价值高低。在现实情况中，因专利申请文件撰写缺陷而导致专利权无法行使的情况，也有不少前车之鉴。

例如，在柏万清诉成都难寻物品营销服务中心等侵害实用新型专利权纠纷案中，涉案专利的权利要求1涉及了技术特征“导磁率高”。然而，基于说明书的记载以及现有技术公知常识，本领域技术人员难以确定技术特征“导磁率高”的具体范围或者含义，导致不能准确确定权利要求1的保护范围。最终，最高人民法院院认定，涉案专利的保护范围不清楚，不应认定被诉侵权技术方案构成侵权，驳回了柏万清的再审申请。该案因“导磁率高”一词意义不明，直接导致专利权人无法行使权利，在社会上产生了重大影响，并于2015年被最高院列为指导案例第55号。就本案而言，如果涉案专利在说明书中对“导磁率高”一词进行解释和说明，或者在权利要求书中对“导磁率”进行进一步限定，那么，结果将完全不同。

又如，在东莞市倍嘉电池科技有限公司诉北京物美生活超市有限公司等侵犯实用新型专利权纠纷案中，专利权人主张通过等同原则确认被诉侵权技术方案构成侵权。然而，法院没有支持这一主张，其原因在于：被诉侵权技术方案仅记载于涉案专利的说明书中，而没有记载在权利要求书中，从而被视为捐献给了公众。就本案而言，如果撰写涉案专利的权利要求书时，注意涵盖记载于说明书中的所有技术方案，那么，结果将完全不同。

不难看出，在充分检索基础上开展专利挖掘，精心雕琢专利申请文件是打造高价值专利的重要保障。相应地，为了对创新成果进行强有力的知识产权保护，建议企业聘请有丰富检索经验和撰写经验的从业人员，投入足够的时间和精力，以期获得稳定的、可行使的专利权，打造高质量专利。

三、加大投入，培育高质量专利

对国内企业而言，知识产权部门常被误认为是成本部门而不是效益部门。就目前现状来说，企业知识产权部门在大多数情况下只花钱，而不挣钱。因此，虽然大量国内企业都意识到对创新成果进行知识产权保护的重要性，在技术上有所突破需要申请专利保护时，无论是专利申请数量上还是专利申请质量上，仍鲜有企业愿意投入足够资金。

以巨额专利诉讼频发的医药生物领域的情况为例，根据Incopat数据库初步统计，仅2015年诺华、罗氏、默沙东、赛诺菲和强生等医药巨头分别提交了2808件、4066件、3072件、2605件和3387件专利申请。而相比之下，国内药企每年的专利申请数量通常在几十件的水平。以近几年的研发热点PD-1/PD-L1拮抗剂为例，百时美施贵宝（BMS）公司从2002年至今，在全球范围内提交/拥有数百件、保护范围（权利要求）中涉及PD-1/PD-L1的专利申请。与此同时，BMS公司在长达十几年的时间维度上，投入了数千万美元来寻求对PD-1/PD-L1相关科研成果的知识产权保护。相比之下，国内尚无一家药企能够以如此大的手笔来保护其科研成果。

另一方面，据北京市专利代理人协会2017年6月发布的《专利代理服务行业收费成本核算研究》显示，2017年北京市专利代理行业中，机械类、电学类、化学类发明申请的服务成本分别为12600元，13440元和14280元。然而，实际的收费情况呢？不要说中西部的城市，即便是在北京、广东、江苏等知识产权强省，发明专利申请的代理服务费低于8000元的代理机构比比皆是，低于5000元的代理机构也并不少见。

显然，如此低的代理服务费难以保障专利代理人花费足够时间来撰写高质量的、能够对创新成果进行强有力保护的专利申请。也正因为这种低价代理服务、低质专利申请的存在，才导致“技术上存在突破，专利却弱不禁风”的遗憾一再发生。相比之下，在美国、欧洲、日本等国家和地区，专利申请的代理服务费通常是以小时计算，这很大程度上保障了代理人撰写高质量申请的积极性和动力，促使代理人投入足够的时间和精力来对专利申请文本进行精雕细琢，避免“弱不禁风”专利的产生。

因此，企业对知识产权保护的重视不应仅仅停留在意识上，更要落实到行动上，投入足够的人力和资金。更重要的是，企业在筛选代理机构时不能盲目追求 “价低者得”，而应当对知识产权保护所需要花费的时间和成本有清醒的认识，不吝于投入，才能对创新成果进行强有力的知识产权保护。

来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：林远成 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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注：原文链接：沙里淘金、精雕细琢、加大投入！“三板斧”打造高质量专利（点击标题查看原文）

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