企业IPO进程中的「知识产权风险及应对策略」

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作者：赵宇  北京派尔特医疗科技股份有限公司

供稿：中国企业知识产权研究院

原标题：浅议企业IPO进程中的知识产权风险及应对策略

在中国企业逐步走向公众的过程中，暴露出越来越多的问题，特别是与上市公司、拟上市公司等资本市场参与主体相关的法律诉讼逐渐增多，在诸多类型的诉讼中，知识产权诉讼是企业在上市进程中遇到的极具挑战性与杀伤力的一类问题，而且往往会对企业上市造成巨大的影响。笔者针对企业在IPO进程中可能遇到的专利权、商标权、著作权、商业秘密风险及应对策略分别作一粗浅的总结与探讨，以期对相关企业有所帮助。

2017年5月，因专利诉讼，“共享单车第一股”永安行在路演前夕宣布暂缓IPO发行！

2017年7月，华体科技A股上市一个月被起诉专利侵权，索赔金额超过4000万元！

2017年8月，聚利科技在筹划A股上市审核的最后时刻，遭受金溢科技专利侵权诉讼索赔1亿元的打击，很可能影响IPO的进程！

……

中国资本市场历经20余年的高速发展，规模已跃居世界第二，越来越多志存高远的中国企业希望通过资本市场融资以解决发展壮大所需的资金问题。然而，在中国企业逐步走向公众的过程中，暴露出越来越多的问题，特别是与上市公司、拟上市公司等资本市场参与主体相关的法律诉讼逐渐增多，在诸多类型的诉讼中，知识产权诉讼是企业在上市进程中遇到的极具挑战性与杀伤力的一类问题，而且往往会对企业上市造成巨大的影响。

除了上述三起近期发生的案例，由于知识产权问题倒在IPO大门口的企业数不胜数，如苏州恒久专利欠费IPO被否、西点药业专利权属不明IPO首发遭否、三欧机械隐瞒专利侵权纠纷IPO列入黑名单、乔丹体育商标权纠纷IPO长期搁置、山东信得商标许可问题IPO被否、瑞创网科及凯立德科技著作权侵权纠纷IPO终止审查、富士康诉比亚迪电子侵犯商业秘密力阻其香港上市等等，由此可见知识产权问题看似轻微，实则重大，其主要影响在于是否会导致企业在资产独立性、关联交易公允性、持续盈利能力等方面产生缺陷，从而构成重大上市障碍。根据《首次公开发行股票并上市管理办法》第30条及根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》第14条的规定，企业上市融资，应当具备持续盈利能力，如果发行人的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化风险，就易被认为不具备持续盈利能力。

由此可见，影响持续盈利能力的知识产权诉讼与一般的诉讼大有不同。一般的诉讼大都是涉及过去的，赔偿即可了事，对公司的影响有限，而知识产权诉讼是关系未来的，涉及相关产品能不能继续销售，进而影响企业的持续盈利能力，导致公司的未来发展具有不确定性，因而关系重大，会对上市造成致命打击，即使侥幸过关，也会遭受时间、金钱、商誉的损失。

因此，对于拟IPO的企业而言，应将知识产权作为企业发展的重要战略。以下，笔者针对企业在IPO进程中可能遇到的专利权、商标权、著作权、商业秘密风险及应对策略分别作一粗浅的总结与探讨，以期对相关企业有所帮助。

一、商标权风险及应对策略

（一）商标权风险：

商标权是企业无形资产的重要组成部分，也是企业在上市进程中颇受关注的问题。目前，企业在上市进程中遭遇的商标争议主要包括：一般商标近似侵权、侵犯他人驰名商标权益、侵犯他人著作权、外观设计专利权、名称权姓名权肖像权等在先权利、申请注册商标遭遇异议或已注册商标遭遇撤销或无效。

（二）应对策略：

1、针对容易出现问题的环节进行排查。排查范围包括：商标是否尚未注册、已注册商标是否已及时续展、注册商标是否存在侵害他人驰名商标或使用特定地点及商品通用名称等权属争议、转让商标或出资商标权属是否已变更至公司名下、被许可商标原始权属状态是否有所变化等等。

2、全面加强商标注册。企业应尽量提前、及时建立完善的商标申请与防控体系，对相关类别或未来可能涉及的业务领域提前进行商标申请布局。

3、完善许可协议。企业应通过许可合同来严格规范许可，特别是许可范围、许可期限、到期后续展许可等重要条款严格把控，并积极进行许可备案。

4、加强商标管理与监控。对自有商标及时续展、对被许可商标定期监控原始权属的变化。

5、主动维权。如商标遭他人抢注，可以进行异议或对其申请宣告无效，或者尝试谈判收购；如遭遇商标诉讼，一定要与证监会保持沟通，积极进行反馈与说明，并委托专业律师积极应对，切不可一味保守让步[1]。

二、专利权风险及应对策略

（一）专利权风险：

在IPO的进程中，证监会对于专利权状况审查十分严格，特别是对于为自主创新型企业融资而设立的创业板而言，要求在招股说明书中充分展示技术实力和创新能力，并列明其所拥有的专利加以证明。实践中，主要在重大未决诉讼及信息披露等方面问题最为集中。

（二）应对策略：

1、上市前进行专利问题排查：首先，需核查披露的技术是否全面申请了专利，保护范围是否完善；其次，排查专利产品的销售市场是否已申请专利，是否存在侵权风险；再次，排查专利权是否维持有效，如是否按时交纳年费、是否存在质押、转移、许可、无效、终止等情况；最后，还要排查潜在的侵权风险，如企业取得的是某产品的制造方法的专利，则要检查该方法所实现的产品是否被专利权保护，另外如某专利产品的实施有赖于前一专利的实施，而该前一权利由其他企业所拥有，这些都是专利权排查时需关注的重点。

2、加强自主创新：获得高价值专利最有效的方法就是加大研发投入，积极进行自主创新，进行全面专利组合的布局，实现真正的自主知识产权体系。

3、在企业内部建立专业部门或聘请外部专利律师顾问：与其他知识产权不同，专利工作是一项极其专业而又严谨的系统工程，从业人员既需要深刻理解技术又要了解相关法律，因此企业应当建立专门部门才能高效应对，即使企业不具备相关的条件，也要聘请外部专利律师作为顾问进行指导，才能够在IPO进程中有效处理好可能遭遇的各种专利问题[2]。

三、著作权风险及应对策略

（一）著作权风险：

在企业上市的进程中出现的著作权纠纷就像一颗定时炸弹，会对企业上市产生很大的负面影响。目前企业遇到最多的著作权诉讼是侵权纠纷，以IT类企业较多，主要包括互联网侵权（最具代表性的是对信息网络传播权的侵犯）、著作权侵权（最为常见的侵权如盗版）、权属争议、转让与出资瑕疵、许可使用风险（如计算机软件的被许可人超授权范围使用）等。

（二）应对策略：

针对在上市进程中可能面临的著作权风险，可以采取以下措施应对：

1、加强著作权登记，特别是计算机软件著作权的登记。尽管著作权取得制度实行的是自动取得，但是登记的证明文件可以为著作权纠纷提供初步的证明，以防范今后可能发生的权属纠纷。

2、完善著作权许可协议。拟上市公司以被许可方式使用著作权时，应尽可能完善著作权许可使用合同并严格审查相关文件，以便将风险降到最低。

3、 建立健全著作权管理制度，加强日常著作权管理。拟上市公司应建立全面的著作权管理制度，加强对企业著作权的产生、使用、许可与被许可的管理。

4、 主动维权、积极应对诉讼。拟上市企业发现著作权遭受侵犯时以及面临著作权侵权纠纷时，应聘请专业的律师团队尽早尽快解决，并真实、准确的披露信息，积极配合发审委审核。

四、商业秘密风险及应对策略

（一）商业秘密风险：

对于企业而言，商业秘密泄露是主要面临的风险。究其原因大体可以概括为未建立严密的商业秘密保护制度从而导致员工离职时将商业秘密带走、商业秘密被他人窃取、没有严密的防控体系而导致不当泄密等。

（二）应对策略：

1、建立完善的保密制度与保密体系。如由具体职能部门专项负责、严格确定商业秘密保密范围、分层次控制接触商业秘密人员、与员工签订保密协议及竞业禁止协议并按国家规定支付相关费用。

2、上市进程中做好商业秘密保护措施。如与中介机构签订保密协议、在信息披露与保密之间取得良性平衡（对于重大秘密力图向证监会申请披露豁免）。

3、面临商业秘密诉讼时迂回应对。在上市进程中提起商业秘密诉讼，由于原告的举证责任要求较高，维权具有一定困难，即便拟上市企业是原告，该诉讼也可能对其造成不利影响，因此应采用迂回战术，先行搜集证据，聘请律师共同制定好策略，待企业成功上市后再提起诉讼积极维权。

综上所述，知识产权是企业重要的无形资产，更是企业核心竞争力与持续盈利能力的重要体现，有志于IPO的企业一定要及早制定战略，积极有效布局保护。本文对商标权、专利权、著作权和商业秘密四类主要知识产权在IPO进程中可能面临的问题及应对策略进行了浅显的分析，以期望引起相关企业的重视并希望能够为其提供一定的借鉴。

参考文献：

[1]刘明俊 操乐龙 史迎春 刘曦雨 企业IPO知识产权风险防范与纠纷解决 2013年7月

[2]北京精金石专利公众号 IPO！老板，你的IP欧了么？ 2017年8月

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作者：赵宇  北京派尔特医疗科技股份有限公司

供稿：中国企业知识产权研究院

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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