从具体案例理解「惯用手段的直接置换」

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：陈治位  超凡知识产权服务股份有限公司

原标题：从具体案例理解“惯用手段的直接置换”

惯用手段的直接置换是新颖性判断中的一个重要概念，在实践中，其与创造性判断过程中的常规技术手段容易相混。本文从一个具体案例出发，得出关于惯用手段的直接置换是否成立的三个必要条件，即：被替代物、替代物以及置换关系能够成立。

“惯用手段的直接置换”是新颖性判断过程中涉及到的一个概念。根据专利审查指南的解释，如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所述技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。

很多代理人对于“惯用手段的直接置换”这一概念并没有一个清晰的理解，难以分辨哪些情况属于“惯用手段的直接置换”，而哪些情况不属于“惯用手段的直接置换”。而在实践过程中，审查员通常使用“惯用手段的直接置换”来否定一项权利要求的新颖性，对于很多代理人来说，遇到这种情况会非常头疼，不知道如何进行针对性的陈述意见，一般顺从审查员的审查意见进行修改或者放弃，导致申请人的权益不必要的丧失。

一、一个具体案例

下面是代理人在工作中遇到的一个实际案例。结合这个具体案例来对“惯用手段的直接置换”这一概念进行阐释。

该专利申请的权利要求1如下：

1、一种充电装置，包括电源连接线和主体，所述主体上设置有USB插口，其特征在于，所述主体侧壁上设置有绕线槽，所述绕线槽用于收纳所述电源连接线。

该权利要求1的技术方案所达到的技术效果是在使用者可以将电源连接线缠绕在绕线槽上，在携带、收纳或者其他情况下，避免电源连接线凌乱无序，防止与其他物品缠绕在一起。

权利要求5如下：

5、根据权利要求1或4所述的充电装置，其特征在于，所述主体上设置保护盖，所述保护盖罩设在所述USB插口上方，所述保护盖与所述主体转动连接，且所述保护盖一侧设置有开口，所述开口用于避让插接在所述USB插口上的被充电电器的数据线。

该权利要求5的技术方案所要达到的技术效果是利用保护盖将USB插口遮蔽住，防止儿童将手指插入到USB插口内及类似的危险情况；同时，在充电装置对设备进行充电时，保护盖一侧设置的开口可以供数据线穿过，以保证正常充电的需要。

针对该专利申请，审查员发出的第一次审查意见通知书，在该通知书中，审查员找到一篇对比文件，该对比文件公开了一种便携式充电器，以供手机、平板电脑、迷你音响设备等电子设备充电，该便携式充电器包括用于与插座插接的插头、用于将市电转换为直流电的电路板、用于连接电路板与插头的输电线以及用于容纳电路板的充电本体，该充电本体包括面板、上盖、下盖和连接面板和上盖的连接体，其中，上盖和下盖均呈无盖盒体状结构，上盖和下盖共同界定有一位于下盖内部的用于容设上述电路板的腔体，且上盖的侧壁和下盖的侧壁之间还形成有一环形空间，上述输电线适于缠绕在下盖的侧壁上，并且由上盖的侧壁部分地遮挡，使缠成匝状的输电线不会受到其他物体的刮蹭而可靠地盘曲在下盖的侧壁上，实现输电线的收纳。

审查员指出该对比文件公开了权利要求1的全部技术特征，权利要求1所要求保护的技术方案与对比文件所公开的技术方案相同，并属于相同的技术领域，能解决相同的技术问题，产生相同的技术效果。因此权利要求1明显不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。

针对权利要求5，审查意见指出其附加技术特征属于所属技术领域技术人员的惯用手段的直接置换，因此，权利要求5所要求保护的技术方案与对比文件1公开的技术方案实质相同，因此，在其引用的权利要求明显不具备新颖性（权4也被审查员认为明显不具备新颖性）的情况下，从属权利要求5也明显不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。

权利要求1的技术方案被对比文件1公开；这一点没有太大的问题。但对于权利要求5，审查员的审查意见乍一看似乎很有道理，但是认真分析的话，会发现对比文件1中并不存在与权利要求5中类似的技术手段，并针对同样的技术问题在该技术问题的解决过程中起到类似的作用。因此，将权利要求5的附加技术特征确定为“所属技术领域的惯用手段的直接置换”似乎存在一些问题。

在此我们不妨尝试还原一下审查员的观点的逻辑：

权利要求5的附加技术特征是本领域技术人员容易想到的常规手段，也就是属于“惯用手段”；将该技术手段结合在对比文件1中，就能够得到权利要求5的技术方案；因此，权利要求5所要求保护的技术方案与对比文件1公开的技术方案实质相同，从而得出权利要求5不具有新颖性的结论。

通过还原审查员的逻辑，会很容易地发现，审查员所谓的“惯用手段”实际为创造性评价中的“常规技术手段”，也就是公知常识，在评价权利要求5新颖性的过程中，审查员将一篇对比文件与一个常规技术手段结合来评价权利要求5的新颖性，显然不符合单独对比的原则，是不恰当的。

二、关于“惯用手段的直接置换”的思考

在上述案例中，审查员有意无意地将“惯用手段的直接置换”与创造性评价中的“常规技术手段”相混，为了能够将“惯用手段的直接置换”与“常规技术手段”分清楚，我们需要明白构成“惯用手段的直接置换”的必要条件。

专利审查指南中给出了一个属于“惯用手段的直接置换”的示例：

例如，对比文件公开了采用螺钉固定的装置，而要求保护的发明或者实用新型仅将该装置的螺钉固定方式改换为螺栓固定方式，则该发明或者实用新型属于不具备新颖性。

在这个简单的示例中，存在以下要素：

1）对比文件公开的装置中采用了螺钉固定方式；

2）要求保护的发明或者实用新型中采用螺栓固定方式；

3）螺钉固定方式和螺栓固定方式均属于所述技术领域的惯用手段，且二者在解决对应的技术问题的过程中起到的作用相同或相似，可以彼此简单而直接地替代。

在以对比文件为基础，获得要求保护的发明或者实用新型的技术方案的过程中，要素1）表明对比文件中具有被替代物，要素2）表明要求保护的发明或者实用新型具有替代物；而要素3）则表明替代物和被替代物之间能够确立替代和被替代的关系。只有具有这三个要素所代表的条件，才能构成一个完整的“置换”的关系，才属于“惯用手段的直接置换”。

回顾上述具体案例，其缺少要素1）代表的必要条件，即对比文件中没有给出被替代物，在此情况下，也就不存在“置换”的基础了。

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作者：陈治位  超凡知识产权服务股份有限公司

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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