浅议「企业专利」交叉许可谈判要素及策略

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供稿：中国企业知识产权研究院

作者：刘慧   成都光明光电股份有限公司

原标题：原创：浅议企业专利交叉许可谈判要素及策略

近年随着专利保护力度的加大，专利对于企业的价值凸显。企业通过收购、转让、许可或交叉许可等专利运营手段，构建专利组合或专利池，控制市场以实现利益的最大化。专利许可是企业获得收益的专利运营模式之一，而专利交叉许可作为一种互利共赢的方式，更是成为实体企业之间常用的专利运营策略。为了达成诉讼和解、换取专利技术、收取许可费或规避后续可能产生的专利纠纷等目的，双方通过专利谈判，签署交叉许可协议来解决争议或达成合作。本文从企业间基于专利纠纷的专利交叉许可情况入手，厘清解决争议过程中的专利交叉许可谈判要素，并提供一些谈判策略与思路供参考。

一、基于专利纠纷背景的专利交叉许可   

现代技术的快速发展，使得行业内的技术交叉愈加明显，产品同质化带来激烈的市场竞争。市场压力激发专利权人行使权利，以巩固市场地位或是通过许可挤压对手利润空间。通过专利诉讼，专利权人可借助“以诉定价”体现专利价值，或是借助禁令迫使对手退出市场获得利润。尽管诉讼成为专利运营的有效手段，但专利诉讼往往存在着较大的不可预知性。通过诉讼行使权利，面临着越来越高的成本和越来越大的难度，不仅耗费大量的人力、物力及财力,周期长、赔偿较低且存在败诉风险。上述复杂因素促使更多的企业选择通过谈判来解决争议，双方针对产品、技术或市场等方面所存在的分歧或问题，通过协商、交涉，找出解决方案并达成协议。

而专利交叉许可的本质是一种交换。权利人之间经过谈判，根据协议约定的条件交换相关专利技术的使用权。为避免诉累，竞争对手之间专利交叉许可模式更多的是达成一种合作或妥协,如果双方专利相互对应，技术或市场价值相当，相互免费使用，如果专利的价值不对等，则一方向另一方缴纳一定的专利使用费。

越来越多的跨国公司将专利诉讼与专利交叉许可组合使用，与对手同时进行诉讼和许可谈判，最终双方往往选择交叉许可的方式快速解决专利纠纷，降低诉讼成本。通信行业的交叉许可非常普遍，华为与苹果公司的专利交叉许可，覆盖GSM、UMTS、LTE等无线通信技术。苹果和摩托罗拉移动早期进行了交叉许可协议谈判，在智能手机上的专利侵权诉讼得以和解。苹果公司2015年在美国地方法院起诉爱立信，2016年两家公司就全面和解，签署了一份长达七年的全球专利交叉许可协议。

二、专利交叉许可谈判要素

基于专利纠纷的专利交叉许可，往往发生在势均力敌、互有竞争的公司之间，双方可能在技术实力、专利组合或市场能力等方面互有优势。进入谈判阶段，双方的目标是寻求一种共赢互利的平衡，而要达成许可目标，笔者认为双方需要把握以下三个谈判要素：企业商业竞争需求，谈判筹码以及形成适宜的许可协议，尽力在谈判中为已方争取最大的利益。

1、把握商业竞争需求达成谈判互利

专利交叉许可谈判中，双方不同的商业决策，带来利益关注点不同，许可诉求存在差别。因此，了解和把握商业竞争环境，识别潜在的许可风险，根据商业目标来决定许可利益的取舍，有利于双方快速、有效地找到共同点，实现趋同互利的专利交叉许可。

企业间的交叉许可往往会对整体行业、 产业或市场的影响，专利交叉许可需要从上下游产业链的角度，关注关联产品和关联企业。为提高企业竞争力，交叉许可双方将专利与产品通过协议明确下来，对于专利组合相对强势的一方，覆盖对方更多的产品及技术方向，结合商业及技术的发展趋势，可能更看重未来的许可获益。而相对弱势一方需要关注到潜在的风险，通过专利交叉许可，保障自由经营。

专利交叉许可体现在企业经营中的价值，可能是技术上的，也可能是市场方面的价值，企业合作模式也呈现出多元化、互补性。因此，专利交叉许可除了可以清除专利障碍或专利诉讼，如果是双方技术互补，则将专利进行组合，实现技术或产品合作。企业可以寻找机会，通过交叉许可与对手可结成战略联盟和合资合作关系，同时又有效防止了专利诉讼或纠纷，可以投入更多的精力于创新。如小米近期收购诺基亚部分专利资产，双方签署广泛的商务合作协议及专利授权协议，其中包括双方将在移动网络的标准必要专利方面实现交叉授权，双方还将在IOT\VR等方面探索合作的可能性。

2、策略运用专利组合形成谈判筹码

交叉许可的话语权源自双方所拥有的专利筹码，即拥有的专利组合、专利储备或者基础专利数量。单个专利或少量专利可能已无法满足交叉许可对专利体量的要求，专利组合带来更多的交叉许可可能性。许可双方专利实力通常存在着差异，所拥有专利的价值也不一样。拥有大量高质量专利组合的一方，将在谈判当中往往占有优势，而对处于弱势的一方，可能更注重规避风险，希望通过在对抗中寻求到妥协或合作的机会。

专利交叉许可前，企业应充分调查对手的产品与技术，或利用自身的专利储备，梳理专利组合的技术发展脉络，确定核心专利及外围专利进行打包组合，增加收益；或积极购买专利，构建有效的专利组合，达到专利覆盖对手产品的目的。通过评估专利组合及潜在机会，旨在找出对方在产品或技术上的弱项，获得后续交叉许可谈判的优势。如Cree公司依赖强有力的专利组合，通过与Ledvance签署交叉许可协议，持续向其收取专利使用费。Cree交换的是有关光学、光效率等LED灯泡及灯具的专利组合，涵盖网络照明技术和混色技术的专利不在许可范围内，在设计和制造高性能产品及技术方面保持领先优势。

跨国公司重视专利组合的申请和储备，对产品相关技术及市场价值有深入的理解，专利申请从数量上成规模化，从产业链上关联化，策略性地扩大专利保护主题及范围，并通过外围专利或改进专利，进行专利组合布局，覆盖产品、技术与市场，以增加专利交叉许可的机会。例如在光学材料领域，光学玻璃作为上游基础材料，经过压型加工后制成光学预制件，再加工后形成光学镜头等光学仪器，每个保护主题单独去申请专利无法在交叉许可中形成强有力的组合。为了加强在产业链上的专利保护，专利申请对该领域的技术策略进行重组，保护范围覆盖到产业链与应用领域，在后续可获得更多的交叉许可机会。

专利组合可以促进专利交叉许可，专利交叉许可也往往伴随着专利收购的行为，成为企业形成专利组合的一种有效方式。通过收购专利资产，企业可以提前规避专利纠纷，拓展市场份额，或是得到新的合作机会。

3、谈判成果形成适宜的许可协议

通过交叉许可谈判，当事双方充分协商协议框架，形成结构清楚，条款明晰的专利交叉许可协议，约定协议期间专利许可的交换条件。从法律角度，对协议条款的把握要着眼于诉讼，双方需确保协议的有效性和约束力；从商业角度，双方需要识别潜在的商业或法律风险，对协议中要争取或避免的议题或条款做到心中有数。

如何确定许可协议，第一步是根据商业需求确定许可基本框架；第二步是对涉及的专利进行尽职调查，确认专利的法律状态，专利所有权链条，进行专利评估，选择专利组合增值方案；第三步是当事双方进行充分协商讨论，确定协议关键条款，可签署合意书记录双方对关键条款的共识；第四步是通过充分协商，双方形成正式的许可协议，双方再进行一次全面、彻底的尽职调查。

起草或审核交叉许可协议阶段，需要明确协议项下的专利及其状态，包括同簇专利确定如何组合专利，增加专利组合价值；明确授权性质，确定可能的许可架构，如是否排他及其期限，是否有限制区域、特定产品及销售渠道等；确定双方如何使用授权专利，如制造、使用、销售、许诺销售及进口等权利及其使用范围；对于需要支付许可费的情况，支付多少许可费以及如何支付，是协议的核心部分，双方通过制订财务框架，详细表述经济条款，在协议中将费用的计算方式、费用的支付时间及审计权等条款进行明确规定。

如基于技术合作的专利交叉许可，协议重要条款可能不是质量保证等方面的内容，而是双方协议项下所定义的产品、专利，关联方等条款，甚至可能直接省却协议的财务或审计条款，交叉许可双方直接以专利进行对冲，通过一揽子协议，划定产品范围，划定许可区域，选择一次性或季节性支付费用，对应进行执行情况检查。

协议达成后，双方应当遵守交叉许可协议项下的责任和义务，因此对于协议的执行情况，双方可以约定进行阶段性（例如按年度）会晤通报，对协议项下的被许可专利使用情况进行审计，确认使用情况是否与协议相符。基于协议条款的审计结果，与双方公开信息的分析结果，综合对比得出协议执行结论。

三、专利交叉许可谈判策略要点

专利交叉许可谈判的当事双方均具有两重身份，既是许可方又是被许可方。为达到共赢互利的专利交叉许可目的，从双方的视角来看，专利交叉许可的目标不仅仅是合理的价格，而是寻求双赢的平衡。基于相互了解及信任，双方建立了一种以诚信为基础的长期合作关系，涉及到企业的品牌或商誉。

谈判之前，双方需要对许可前景进行预测与规划，了解对方研发实力及专利价值，了解对方专利体量及其分布，识别潜在的风险，从市场的角度评估专利与市场的匹配度，从法律上评估许可成功机率，评估专利交叉许可可能带来的贡献或者业绩。通过拟定谈判方案，当事双方结合商业竞争需求，确定谈判要点及总体目标，包括协议条款方案及谈判底线，梳理出双方可能会存在的问题或分歧点，设定自己所能接受的“临界值”，尽量做足准备工作，推进许可谈判。

谈判过程中常常涉及到条款之间的交换，双方要清楚各个议题或条款的优先层级，明白得到某个条款可能带来的利益，妥协某个条款可能带来的风险或问题，以相对较低层级争取优先级别更高的议题或条款，采用灵活的谈判技巧，争取更多的利益和获得更好的谈判结果。例如协议中关于争议的解决方式，一方可能也可能选择放弃或选择中立地点，以换取更有价值的协议条款。

谈判的另一个挑战，来自于在复杂的谈判过程中保持对细节的关注度，双方保持谈判的持续性与节奏，反复对合同条款进行仔细审核，思考如果条款存在陷阱，最终走向诉讼条款会存在什么问题，确保万无一失。当对某一观点达成一致时，记录并归入到协议中，逐步扫清条款谈判障碍。

总之，企业间通过专利交叉许可，可以达成竞争与合作的战略关系，对商业利益进行分配与交换，避免专利侵权诉讼风险，有效降低专利交易成本，体现了专利组合价值优化，通过合作共赢提高以市场或产业领域的竞争力。

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供稿：中国企业知识产权研究院

作者：刘慧  成都光明光电股份有限公司

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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