专利感想之创造性OA答辩的三大原则

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：陈剑聪 专利代理人

原标题：专利感想之创造性OA答辩的三大原则

创造性作为专利授权实质性条件中最为重要的条款，在发明专利实质审查中占据重要地位。创造性成为发明实质审查中必经的一个槛。当创造性审查成为主线时，其发出的关于创造性的审查意见通知书（OA）随之而来，而代理人或申请人在答辩该创造性OA时也随之增多。

从审查的角度，例如专利复审委员会官方网站上公开发表的《问题导向下的我国创造性评判标准研究》，可以详细说明创造性审查的三步法的每一步的立法本意和各步骤的内涵。在此环境下，我想从代理人的角度说明创造性OA答辩的一些看法。

在由美国伊藤穰一和杰夫·豪合著的《爆裂》这本书中，麻省理工学院媒体实验室（MIT Media Lab）主任伊藤穰一以历史上一些重大发明（包括他们自己的发明）的误判作为讲述的起点，介绍了他对未来的三点认识，即不对称性、复杂性和不确定性。

面对这样不对称性、复杂性和不确定性的未来，伊藤穰一从9个角度谈了他的看法，给出了九大原则，分别是：涌现优于权威、拉力优于推力、指南针优于地图、风险优于安全、违抗优于服从、实践优于理论、多样性优于能力、韧优优于力量和系统优于个体。

正如在他在指南针优于地图战略中指出，各项指导原则不会引导你去一个特定的目的地。它们像指南针一样发挥作用，在创新的过程中为你指明方向，不管你选择哪片区域。

这本书是根据未来的特点，而对长久以来的“范式”进行重新的思考（“范式”是由信仰、偏见、行为模式和风俗习惯所组成的矩阵构成了引导我们思考、做决定的一系列规则），从历史出发指向适应未来的几大原则。采用的，本质上是一种比较评判方法。

而创造性审查中的“三步法”也正是一种比较评判方法。具体体现为三个步骤：首先，以确定的最接近的现有技术为基准点；然后，通过将发明与该基准点所代表的现有技术状况进行比较，以客观确定发明相对于现有技术具备哪些“特点”（即区别特征），以及这些“特点”的引入使得发明对现有技术作出何种贡献（即实际解决了什么技术问题）；最后，以评判者所模拟的本领域技术人员由该最接近现有技术起点出发、以该现有技术所代表的现有技术状况为基础、能否解决上述技术问题为指标，判断发明是否显而易见。

那么，在创造性的OA答辩中，从代理人的角度，我给出了1个要义和3个原则的看法。

在创造性答辩中，其是一种听证原则的体现，是申请人或代理人对审查员提供一种文字上的答辩。这种文字上的答辩最终要体现的要义是说服力。也就是，答辩要有说服力，说服力是答辩的要义。

为实现答辩的说服力的要义，同样采用比较评判方法，我总结了三大原则：

一、技术细节优于法条解释

创造性审查，是基于比较评价上，在发明技术与现有技术比较的基础上，结合三步法的法理性理解给出创造性的评价。因此，首先是技术事实，然后是技术事实上的法律适用。

因此，在创造性OA答辩的过程中，如果能提供更多隐藏在发明技术和/或现有技术中的技术细节，尤其是发明申请中的技术细节，而这些技术细节如果又恰恰是审查员想知道的，或者是不知道的，那么有可能基于更深入的技术细节上，就会出现不同的有无创造性的法律适用的评价。

在笔者代理的一个创造性OA答辩的专利申请案中，对比文件1（CN102835651A）公开了一种基于膜技术提取虫草头孢菌丝体的方法，在说明书所有实施例1-3中均公开了用一次微滤过滤，得到虫草头孢菌丝体，并公开了该微滤过滤膜的孔径是50-1000nm。

而本案专利申请与对比文件1的区别特征在于，专利申请用了两次过滤步骤，先是微滤后是超滤，其中微滤膜是过滤孔径为450-600nm的陶瓷膜，超滤膜是过滤孔径为150-300nm的陶瓷膜。两次过滤用的孔径都在对比文件1公开的范围内。

于是，审查意见认为，过滤的次数和过滤膜的孔径都是常规技术手段。

笔者详细分析了对比文件1的说明书和实施例1-3，对实施例1-3的各个含量进行具体的分析，并根据记载算出各个实施例虫草头孢菌丝体的收率，形成如下的表格：

然后从该表格得出两个结论：

1.其固形物收率都没有达到98%。

2.其给出了这样的技术启示，在原料固体含量相同的情况下，其孔径从50nm到100nm到500nm，其一次过滤然后干燥后的重量是依次递增的，其固形物收率也是依次递增的。

因此，如果在对比文件1的基础上，一次微滤之后，想再微滤一次，本领域技术人员有动机选择的是孔径大的500nm的微滤膜再过滤一次，不论第一次孔径用的是50、100还是500nm,其第二次的选择动机都是在更大的孔径之上。

而这两个结论构成了与本案专利申请效果上的不同以及相反的技术启示。

本案专利申请明确记载了两次过滤的效果是固形物收率高于98％以及技术手段是先孔径大后孔径小的两次过滤。

最终，审查员接受了本案专利申请创造性的OA答辩，一审之后下了授权。

本案只是举例，旨在说明挖掘了对比文件1的技术细节，在对比文件1的技术细节的基础上，形成两个确定的结论，然后再将此两个结论与本案专利申请对比，从而在更深入的技术细节上，再进行创造性的法条解释，比单纯的法条解释，或者将重点放在法条解释上更有说服力。

二、有理有据优于超范围解释

在笔者代理的创造性OA答辩中，在与发明人的沟通中，碰到发明人解释技术的创造性时，说了很多在原申请文件中没有记载或者不能得出的内容，并以此超出原申请文件范围的内容来说明创造性。也在第二次审查意见的回复中见到，这样的内容没有在权利要求中体现，或者无法在权利要求中体现（如果体现，则修改超范围），而不被接受。

而有理有据，即是在充分说理的同时，是有所依据的。所说的依据可分为局部引用和整体引用。局部引用，例如说明书中在哪里记载了该特征或作用；整体引用，例如对比文件1整体是怎样的一个对比文件或怎样的发明构思。

在笔者代理的另一个创造性OA答辩的专利申请案中，为了说明对比文件1（CN102535581A）的内外砖体的孔隙率是一致的以及说明其是一次压制成型制备方法，具体引用了其说明书第[0023]-[0024]段的记载内容来说明分析，从而进一步具体比较本案专利申请在孔隙率和制备方法（乳化开孔）上的差异，以及空隙率的差异如何带来两者制备方法转换上的困难。最后再引用审查员检索的所有A类文献CN202298645U、CN202039384U和JP2015183493A来说明根据孔隙率不一致，形成分级过滤不是一种常规技术手段。

最终，审查员接受了本案专利申请创造性的OA答辩，一审之后下了授权。

本案也是举例，旨在说明以引用的方式（有依据）来说理，比没有依据的超范围解释更有说服力。

三、逻辑推理优于单点分析

在创造性评价的三步法中，所涉及的区别特征、技术效果、技术问题是一条环环相扣的链条，是一条基于逻辑推理的逻辑链。由区别特征所能产生的技术效果确定技术问题，技术效果是由区别特征体现的。这些都说明了逻辑链上的区别特征、技术效果、技术问题是环环相扣的，是闭环的。

例如，在笔者代理的第一个案例中，引入技术细节，从区别特征开始，以及其能带来的技术效果来确定基本问题是，提供一种能确保酵虫草菌粉固形物收率高于98％的提纯工艺。既说明区别特征是什么，也说明该区别特征能产生的技术效果，以及以区别特征达到的技术效果为依据确定技术问题或者解决了怎么样的技术问题。

也即旨在说明，逻辑推理说明逻辑链上的三个点，比单点分析（例如只论证技术问题的非显而易见性）更有说服力。

以上，是笔者的一些读书感想引出分析评判方法，然后根据创造性三步法的分析评判方法引出创造性OA答辩中的分析评判方法，谈了一个要义和三大原则，以望对读者有点裨益。

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作者：陈剑聪 专利代理人

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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