韩国专利申请答复审查意见的程序

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：林蕾  北京集佳知识产权代理有限公司

原标题：韩国专利申请答复审查意见的程序

韩国是《世界贸易组织》、《巴黎公约》、《专利合作条约》、《国际承认用于专利程序的微生物保存布达佩斯条约》的成员国。韩国工业产权局（KIPO）是韩国贸易、工业及能源部的一个下设机构，主要负责专利、实用新型、外观设计、商标、半导体集成电路布图设计、商业秘密和反不正当竞争等工业产权项目的保护。

韩国专利类型主要包括：发明、实用新型、外观设计专利。

发明：是指利用自然法则对产品、方法或者其改进所提出的具有高水准的新技术方案。

发明专利制度具有以下特征：先申请原则；早期公开原则；请求审查原则；授权后异议制。

申请及公开：申请人提出申请后，先进行形式审查，审查通过后自申请日或优先权日起18个月自动公布或根据申请人要求在申请日起18个月内进行公开。

请求实质审查：申请人必须在从申请日（或国际申请日）起5年内提出实质审查请求。如果申请人未在上述期限内提出实质审查请求，该专利申请将被视为撤回。

答复审查意见：从提出实质审查请求到接收第一次审查意见通知书。申请人必须在接收通知书之日起二个月内做出答复。申请人可以提出期限延长请求，每次可延长一个月，延期次数没有限制。

授权后异议制：申请人交付费用后，工业产权局即在专利注册公报上公布，自公布之日起3个月内为异议期。异议期后，审查员作出决定，如果申请人对审查员的最终驳回决定不服，可在收到通知后30天内上诉到工业产权法庭，对工业产权法庭决定的诉讼由专利法院审理，如果对专利法院的决定不服，最终上诉到最高法院。

保护期限：自从申请日（或国际申请日）起算20年。关于农药或医药，在一定条件下可以延长保护，最多延长5年。

韩国的审查意见通知书一般分为两种：

一种为一般的审查意见通知书，很多事务所会翻译成Office Action或Non-Final Office Action；

另一种为专利驳回决定书，很多事务所会翻译成Final Office Action（Final Rejection）。

对于上述第一种审查意见，应当在审查员指定的期限内答复，在答复的同时可以基于原始公开的内容对权利要求进行修改。

对于上述第二种审查意见，其后续程序按照申请日分为以下两种情况：

1、适用于2009年7月1日之前递交的申请

在收到Final Office Action（Final Rejection）之后，可以在收到该通知起30天之内向KIPT（Korean Intellectual Property Tribunal）提交一份Notice of Appeal。该期限可以延期两个月。

在递交了Notice of Appeal的30天内可以进一步递交对申请文件的修改或者提出分案申请。

如果在上述期限内不递交修改，则会指定3位审查员作为负责复审该案的委员会成员对该申请进行审查。

如果在上述期限内递交了修改，则该案会返回至原来的审查员进行前置审查。前置审查的结果有两种。第一种结果，本申请将会被授权。第二种结果，若原审查员坚持之前的意见，则该案将会被移交给KIPT，由指定的负责复审该案的委员会审查。

需要注意的是，在提交Notice of Appeal的30天之后，只有原审查员或者委员会以不同于之前驳回决定中的理由下发新Office Action的时候，申请人才有机会再次修改和/或者提交分案申请。因此，通常情况下，我们认为递交Notice of Appeal后的30天将会是提交修改和/或分案申请的最后时机。

收到Final Office Action（Final Rejection）后的修改的要求：

①通过增加限定来缩小权利要求的范围或者删除权利要求；

②修改笔误；

③澄清不清楚的描述；

④在之前修改超出说明书的范围的情况下，退回到原来的权利要求，或者在退回到原来权利要求时根据上述①-③修改权利要求。

在现阶段，扩大保护范围或者增加权利要求均是不被允许的。

2、适用于2009年7月1日或之后递交的申请

在收到Final Office Action（Final Rejection）之后，可以在收到该通知起30天之内（该期限可以延期两个月）选择进行下述后续操作：

（1）向KIPT提交Appeal；

（2）在提交修改的同时提交继续审查请求（Request for Continued Examination，RCE）；

（3）提交分案申请。

其中，提交分案申请可以与上述（1）或（2）同时进行，也可以单独提出。

针对上述选择（1），可以在收到Final Office Action（Final Rejection）起30天之内向KIPT提交一份Notice of Appeal（该期限可以延期两个月）。提交Appeal是，不可以对申请文件进行修改。也就是说，提交Appeal时，我们仅能针对当前的权利要求进行争辩。此外，需要说明的是，一旦提交了Appeal，则后续不能再提交RCE或者修改申请文件，除非委员会以不同于之前驳回决定中的理由下发新Office Action。因此，通常建议在提交Appeal的同时提交一个分案申请。

针对上述选择（2），收到Final Office Action（Final Rejection）后的修改的要求：

①通过增加限定来缩小权利要求的范围或者删除权利要求；

②修改笔误；

③澄清不清楚的描述；

④在之前修改超出说明书的范围的情况下，退回到原来的权利要求，或者在退回到原来权利要求时根据上述①-③修改权利要求。

在现阶段，扩大保护范围或者增加权利要求均是不被允许的。

如果提交了RCE，Final Office Action（Final Rejection）将被视为撤回，原审查员将依据修改重新审查该申请。审查的结果包括：（i）本申请将会被授权；或（ii）若原审查员坚持之前的意见，则再次下发Final Office Action（Final Rejection）。

在答复RCE后Final Office Action（Final Rejection）时，申请人可以在收到Final Office Action（Final Rejection）起的30天内（可以延期两个月）提交Appeal和/或分案申请。后续流程可以参见选择（1）中的描述。

此外，在答复RCE时提交的权利要求的修改，在审查员的后续审查员经过重新检索，依然认为修改的权利要求并没有处于可授权的状态。例如，审查员可以引用在之前的审查意见中没有出现的新的对比文件来评述申请人提交的权利要求。在这种情况下，审查员还是会发出Final Office Action。并且韩国专利法地51条第一款的规定，会发出修改不予考虑通知书（Notice of Dismissal of Amendment）。同时，审查员会维持原先的第一次Final Office Action决定。

可以看出在韩国专利的审查过程中，对于修改时机的把握是非常严格的。如上所述在审查员发出Final Office Action之后，审查员是不可以扩大保护范围或者增加权利要求的。因此，在申请阶段或在答复第一次审查意见期间，代理人应当充分考虑到后续可能出现的这一情况，充分挖掘说明书中的潜在发明点，对于权利要求进行补充。这样也为答复后续审查意见奠定基础。

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编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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