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原标题：防御商标不被“撤三”的“绝招”
复审商标
编者按
1、商标注册人在庆典活动上的赠品或纪念品上使用商标，系面向消费者的商业性使用行为，可以认定其进行了商标法意义上的使用。因此，该案对于防御商标注册人的借鉴意义在于，庆典活动上的赠品或纪念品证据可以作为撤三程序中的使用证据，以防相关类别上的商标因没有正当理由连续三年不使用而被撤销。
建议当事人以后多庆典，多发纪念品，哈哈！！如果防御商标核准商品为钢笔，就以“钢笔”为纪念品；如果防御商标核准商品为“钻石”，就发“钻石”。但要记得要在纪念品上标注该防御商标哟！！！
2、撤三程序中，商标注册人提交其在核定使用商品上使用注册商标的证据时，可以延及与核定使用商品类似的其他商品。在类似商品上的商标使用行为亦可以使得注册商标在核定使用商品上保留注册。
详见以下判决全文
北京市高级人民法院
行政判决书
（2017）京行终2424号
上诉人（原审被告）国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区茶马南街1号。
法定代表人赵刚，主任。
委托代理人蔡丽颖，国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。
上诉人（原审第三人）恒大地产集团有限公司，住所地广东省广州市天河区黄埔大道西78号3801房。
法定代表人赵长龙，董事长。
被上诉人（原审原告）江西恒大高新技术股份有限公司，住所地江西省南昌市高新区金庐北路88号。
法定代表人朱星河，董事长。
上诉人国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）、上诉人恒大地产集团有限公司（简称恒大地产公司）因与被上诉人江西恒大高新技术股份有限公司（简称江西恒大公司）商标权撤销复审行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2016）京73行初2913号行政判决，向本院提起上诉。本院于2017年4月25日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。2017年6月27日，上诉人商标评审委员会的委托代理人蔡丽颖，上诉人恒大地产公司的委托代理人张振秋、李婷，被上诉人江西恒大公司的委托代理人王华到本院接受了询问。本案现已审理终结。
北京知识产权法院审理查明：
复审商标系第853410号“恒大”商标，于1994年6月24日申请注册，1996年7月7日核准注册，核定使用在第14类：贵重金属及其合金；贵重金属餐具；厨房用贵重金属容器；贵重金属厨房用具；除刀；叉；勺以外的金银和器皿；贵重金属过滤器；贵重金属茶具；贵重金属牙签盒；贵重金属毛巾架；贵重金属盒；贵重金属钱包；仿金制品；镀金制品；珠宝；首饰；宝石及贵重金属制纪念品；钟表计时器及其零部件商品上。该商标专用权期限至2016年7月6日止，江西恒大公司已提出续展申请。
2014年10月21日，恒大地产公司针对复审商标以连续三年停止使用为由向国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出撤销申请。2015年6月15日，商标局针对复审商标作出商标撤三字[2015]第Y004534号《关于第853410号“恒大”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》，以江西恒大公司提交的商标使用证据有效为由，驳回恒大地产公司的撤销申请。
恒大地产公司不服商标局维持决定，于2015年8月3日向商标评审委员会申请复审。主要理由为：江西恒大公司向商标局提供的证据并未经恒大地产公司质证，恒大地产公司对江西恒大公司提供的商标使用证据的真实性、合法性、关联性无从得知，对其提供的证据不予认可。恒大地产公司委托专门的调查员通过实地走访、网络调查、档案查询发现，江西恒大公司已经连续三年未在其核定使用的全部商品上使用复审商标。
在商标评审阶段，江西恒大公司提交了如下证据：
1、复审商标许可使用合同，被许可方为南昌东方星河纳米科技有限公司、南昌市帑德实业有限责任公司；
2、南昌东方星河纳米科技有限公司销售“恒大”品牌钟表计时产品的销售发票、收据；
3、南昌东方星河纳米科技有限公司与南昌易尚传媒有限公司签署的《江西电商网上商城代营合同》；
4、南昌易尚传媒有限公司刊载“恒大”系列品牌广告的合同、发票及相关宣传报道；
5、江西恒大公司于2012年10月15日委托江西赣银科技有限公司代为加工“恒大”纯银纪念章的合同及发票；
6、江西恒大公司于2012年12月21日向南昌市帑德实业有限责任公司、南昌县金昌经销部采购“恒大”牌纪念章的合同及发票等证据。
2016年4月22日，商标评审委员会作出商评字[2016]第35273号《关于第853410号“恒大”商标撤销复审决定书》（简称被诉决定）。该决定认定：复审商标核准注册日期早于2014年5月1日，根据法不溯及既往的原则，本案实体问题适用2001年修订的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法），程序问题适用2014年修订的《中华人民共和国商标法》（简称2014年商标法）。本案的焦点问题为复审商标在2011年10月21日至2014年10月20日期间（简称指定期间）是否在指定使用商品上进行了公开、真实和合法的商业使用。本案中，江西恒大公司分别许可南昌东方星河纳米科技有限公司、南昌市帑德实业有限责任公司在第14类钟表计时器等商品上使用复审商标。但商标许可合同的签订并不能证明复审商标已实际使用，尚须结合被许可使用人的实际履行行为来认定复审商标的具体使用情况。
根据查明的事实，江西易尚传媒有限公司负责代理恒大系列产品，不能证明复审商标的使用情况；江西易尚科技有限公司与江西晨报广告传媒有限公司签订《江西晨报分类广告认刊书》，但广告内容仅为代理恒大产品的声明，与复审商标实际使用无关；江西易尚科技有限公司向南昌报丰广告传媒有限公司支付了广告费用，但江西恒大公司并未就具体的广告内容以及广告形式进行举证，仅凭一张1600元的广告费发票不能证明复审商标在指定商品上的宣传情况；江西恒大公司曾委托加工、购买过“恒大”纪念章，但是未能提交其对外销售上述纪念章的证据，即，江西恒大公司并未将上述纪念章投入商业流通领域。
而且，根据常识性经验，企业订制的带有企业名称的纪念章通常是赠送给关系客户或消费者作为纪念之用，而非在公开市场针对不特定人群进行商业目的之销售。因此，江西恒大公司的上述行为不能证明其实际使用了复审商标；2014年8月4日，复审商标被许可使用人南昌东方星河纳米科技有限公司向江西易尚科技有限公司销售过标有复审商标的钟表计时器商品，但鉴于其销售的标有复审商标的商品金额仅为76元，销售量极少，可以认定该行为系出于规避2001年商标法四十四条相关规定以维持其注册效力为目的的象征性使用行为，而不是出于真实商业目的使用复审商标。
因此，上述发票难以全面真实的反映复审商标进行了商标法意义上的真实使用。因此，江西恒大公司提交的全部证据不能证明其在指定期间内对复审商标进行了真实、合法的商业使用。综上，依照2001年商标法第四十四条第（四）项，2014年商标法第五十四条、第五十五条的规定，商标评审委员会决定：复审商标予以撤销。
江西恒大公司不服被诉决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。
在一审诉讼阶段，江西恒大公司向北京知识产权法院提交了如下证据：
1、关于为复审商标在核定商品上使用进行准备的证据。包括：2013年11月2日江西恒大公司在《证券时报》发布的关于设立江西恒大贵重金属交易中心的公告；2014年6月江西恒大公司向南昌市政府报送的《关于设立恒大金属交易中心的申请》；2014年10月南昌市人民政府向江西省人民政府报送的《关于恳请批准恒大金属交易中心筹建申请的请示》；2015年10月江西省人民政府金融办公室《关于同意筹建设立恒大金属交易中心股份有限公司的批复》；恒大金属交易中心股份有限公司使用复审商标的《商标使用许可合同》。
2、复审商标“恒大”在贵金属及其合金上的使用证据。包括：2016年3月15日恒大金属交易中心股份有限公司（简称交易中心）与上海银天下贵金属制品有限公司签订的《委托加工合同》及发票；2016年3月31日交易中心与金研（深圳）贵金属实业有限公司签订的《委托加工合同》及发票；交易中心的宣传图册及恒大20g、100g、1000g银条照片。
3、关于复审商标“恒大”在第40类“金属热喷涂、金属处理、焊接”服务上使用并具有较高知名度的证据。其中包括2015年“恒大”商标在第40类“焊接、金属处理”服务上被商标局认定为驰名商标的批复。
4、相关参考判例，北京市高级人民法院（2011）高行终字第335号行政判决书。
以上事实，有复审商标的商标档案、被诉决定、撤销注册商标复审申请书、当事人在复审阶段及诉讼阶段提交的证据及当事人陈述等证据在案佐证。
北京知识产权法院认为：本案应当适用2014年商标法，商标评审委员会适用2001年商标法，属于适用法律错误，予以纠正。
江西恒大公司提交的证据不能证明其在指定期间内在钟表计时器及其零部件、贵金属及其制品上进行了商标法意义上的使用，被诉决定的相关认定正确。江西恒大公司提交的证据能够证明其在指定期间内在银质纪念章商品上使用了复审商标，银质纪念章属于贵重金属纪念品，故复审商标在其核定使用的商品贵重金属纪念品上进行了使用。被诉决定的相关认定错误，予以纠正。复审商标核定使用的商品珠宝、首饰、仿金制品、镀金物品与贵重金属纪念品属于类似商品，故复审商标在这些商品上的注册应当予以保留。被诉决定认定复审商标指定期间内在全部核定使用的商品类别上均未进行使用，属于认定事实错误，予以纠正。
综上，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一款第（一）项之规定，判决：一、撤销被诉决定；二、商标评审委员会重新作出决定。
商标评审委员会、恒大地产公司均不服一审判决，向本院提起上诉，请求撤销一审判决，维持被诉决定。
商标评审委员会的主要上诉理由是：虽然江西恒大公司委托他人制造了标注有复审商标的银质纪念章，但没有证据证明该公司销售了银质纪念章，故无法证明其使用了复审商标。
恒大地产公司的主要上诉理由是：一、一审法院认定复审商标在“贵重金属纪念品”上进行了使用，属于认定事实错误。二、一审法院关于复审商标在“仿金制品；镀金物品”上的注册应当保留的认定是错误的。
江西恒大公司服从一审判决。
经审理查明：一审法院查明的事实属实，依法予以确认。
本院认为：
根据商标法第四十九条第二款的规定，注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。
根据上述法律的立法宗旨，注册商标在核定使用的商品上已使用的，可以保留注册，与该商品类似的其他核定使用商品上的注册亦可以保留，除此之外的其他商品上的注册应当予以撤销。
本案中，江西恒大公司提交的证据能够证明其委托他人制造了1000枚“银质纪念章”商品上，该商品上标注了复审商标，各方当事人对此均无异议。江西恒大公司制作上述1000枚“银质纪念章”，通常情况下是用于赠送客户或者对外销售，无论赠送还是销售，均为面向消费者（客户）的商业性使用行为，一审法院的相关认定并无不当。《类似商品与服务区分表》中并没有“银质纪念章”商品，故该商品应当认定为复审商标核定使用商品中的贵重金属制纪念品。因此，在指定期间内，复审商标在贵重金属制纪念品上进行了使用，复审商标在该项商品上的注册应当予以保留。
一审法院认定复审商标核定使用的商品中的珠宝、首饰、仿金制品、镀金物品与贵重金属制纪念品属于类似商品，并无不当，本院予以确认。鉴于复审商标在贵重金属制纪念品上进行了使用，故复审商标在珠宝、首饰、仿金制品、镀金物品上的注册亦应当予以保留。
综上，商标评审委员会、恒大地产公司的上诉理由缺乏依据，对其上诉请求，本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
一审案件受理费一百元，由国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（于本判决生效后七日内交纳）；二审案件受理费一百元，由国家工商行政管理总局商标评审委员会、恒大地产集团有限公司各负担五十元（均已交纳）。
本判决为终审判决。
审判长 刘辉
审判员 刘庆辉
代理审判员 毛天鹏
二○一七年五月十九日
书记员 刘宗睿
来源：北京高院
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