「商业标识权益保护」地域性考量的3个维度！

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作者：白伟  兰台知产团队律师

原标题：商业标识权益保护地域性考量的三个维度 ——对OEM侵权认定纷争的思考

OEM是否构成商标侵权，一直以来众说纷纭，主要包括标识相同不侵权、近似侵权说，合理审查义务说，出口市场说等。但任何观点都必须建立在地域性保护原则的前提下，地域性保护原则是知识产权制度的基石，体现了司法主权独立原则，其考量标准应从地域性与商业标识“使用”行为的边界，地域性与商业标识混淆可能性以及地域性与一国投资、贸易保护制度之间的关系三个维度进行综合判断。

OEM亦称为定牌加工，俗称代工，通常分为产品销售地有合法品牌和无合法品牌两种模式。由于涉及国内代工商和商标持有人相分离，长期以来，关于OEM是否构成侵权的争论一直不曾停止。

从2000年前后大多数案件认定侵权，到2008年后大多数案件以不构成商标法意义上的使用、不存在混淆可能性为由认定不侵权，再到2014年后以未尽到合理审查义务、违背诚实信用原则时构成侵权，期间各种观点众说纷纭，主要包括标识相同不侵权、近似侵权说，合理审查义务说，出口市场说等。

商业标识类知识产权侵权主要由《商标法》第五十七条及《反不正当竞争法》第五条规制。在标识和产品（或服务）完全相同时，直接推定混淆可能性；在标识和产品（或服务）非完全相同时，根据标识的知名度、显著性、使用者主观恶意、使用历史因素、市场客观格局等条件综合判断。不论基于前述何种判断依据，商业标识侵权判定的核心标准须同时具备“商业标识意义上的使用”以及“混淆可能性”。

不论是“商业标识意义上的使用”的认定，还是“混淆可能性”的判断，归根结底在于对地域性的正确认知，OEM模式也不例外。

所谓地域性是指作为无形资产的商业标识，其获得只能依据一国法律，其保护在空间上的效力受到特定地域的限制，其效力只限于本国境内。就中国境内的商业标识而言，其排斥力仅限于中国大陆地区。是否构成商标侵权或不正当竞争，必须以被控侵权人在中国大陆地区的行为是否符合相关侵权行为的构成要件为判断标准。

可以说，地域性是知识产权的重要特征，是知识产权制度的基石，除了体现司法主权独立原则以外，从商业标识的竞争法角度，还应从（1）地域性与商业标识“使用”行为的边界；（2）地域性与商业标识混淆可能性；（3）地域性与一国投资、贸易保护制度之间的关系三个维度进行考量。

地域性构成商业标识“使用”的边界

按照《反不正当竞争法》第五条第（三）项规定：经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：……（三）擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品。

《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第七条规定：在中国境内进行商业使用，包括将知名商品特有的名称、包装、装潢或者企业名称、姓名用于商品、商品包装以及商品交易文书上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，应当认定为反不正当竞争法第五条第（二）项、第（三）项规定的“使用”。

因此，基于商业标识性知识产权的属地主义和独立原则，不论《商标法》亦或《反不正当竞争法》意义上的使用，其前提是在中国大陆境内进行商业性使用。

相类似，商业标识在国外的使用情况和知名度，对国内商业标识的授权、确权、侵权等判断，亦不具备直接效力。除非相关主体能够证明在系争标识注册前，其在先标识已经实质性进入中国市场，在此情况下，才能有条件地考虑外国的使用情况及知名度。如“无印良品”案中，无印良品为日本乃至全世界知名的日用品零售品牌，在全球具有较高知名度。国内某企业于2000年4月在第24类毛巾等纺织产品上申请了“无印良品”商标，由于在国内企业申请日前，日本无印良品并未进入中国市场，尽管其在日本乃至全球其他国家和地区具有较高知名度，但该知名度对于中国市场并不具有保护力。

在OEM侵权认定中，在产品销售地是否有合法权益，对于在中国境内是否侵权的认定，不具有参考价值。在境外是否有合法权益，仅仅是判断国内代工商主观意图的辅助手段，根据主客观相一致的原则，考虑主观意图必须以满足我国国内法全部客观侵权构成要件为前提。

地域性构成商业标识混淆可能性核心标准

商业标识的核心作用是发挥来源识别功能，避免相关公众混淆误认，减少搜寻成本。《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》规定，在商业活动中，使用商标标识标明商品的来源，使相关公众能够区分提供商品的不同市场主体的方式，均为商标的使用方式。《商标法》第四十八条：本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

商标使用如果无法体现标示来源作用，将使消费者不能对商品与服务产生区分，就丧失了商标法保护消费者的制度目的。正如美国著名的商标法教授Gilson所言，“使用”必须引起公众对该商标的关注，内部发货将很难构成“商业中使用”。在General Healthcare, Ltd. V Qashat一案中，General Healthcare作为一家外国公司，认为被告作为美国公司构成不正当竞争及虚假宣传。而被告则请求将原告商标予以撤销。法院认为原告将商品从美国生产厂运输到英国销售部门，这种方式不会引起美国公众对商标的关注，不构成商标“使用”。

在The Sunrider Corporation v. Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM)一案中，欧盟法院也认为，商标真正使用的成立，需发挥商标的本质功能，即确保标示注册商标和服务的来源，从而为这些商品服务创造和保留一种销售渠道。

相关公众是否构成混淆误认的判断标准，是基于商业标识权益的地域范围内相关公众的主观判断。如果商业标识未在该特定地域范围内使用，则相关公众难以接触到被控侵权商品或服务，混淆判断就无从谈起，也难以在该地域范围内构成侵权。

最高院在一系列重要的判决中，一再支持商业标识保护地域性的观点。如在“PRETUL”商标案【2015年最高法院知识产权典型案例（2014）民提字第38号】中，最高法院认为：储伯公司系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”注册商标权利人。亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用“PRETUL”相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可能性。

在上柴“东风”案中，二审法院以作为被告的国内代工商未尽到合理注意义务为由，认定其构成侵权。这种认定方式，割裂了商业标识侵权判定中的混淆可能性判断的地域性标准，其结论无疑值得商榷。目前该案已经被最高法院提审，其判决结果值得关注。

在OEM侵权认定的相关争论中，出口市场说值得讨论。所谓出口市场说，即指国内代工商的代工行为，并非一对一关系，而是一对多，或者一对不特定第三国市场主体，再此情况下，出口市场说认为国内代工商的行为可能侵害其他出口商的合法权益。然而出口市场说同样犯了越俎代庖的错误，认定国内商业标识侵权的基础客观要件为“中国境内商业性使用”+“混淆可能性（关联关系认定可能性）”，不管国内代工是一对一、一对多或一对不特定，只要产品不会进入中国大陆市场，对中国相关公众就不具有来源识别性，也不会导致混淆。即便导致混淆，也是境外的问题，不可能构成中国商业标识法框架下的侵权。

地域性体现了一国对投资和贸易的制度保护

尽管商业标识性权益保护制度的核心目标是防止消费者混淆，降低搜寻成本，促进社会福利；但是商业标识保护制度产生和发展的直接原因和最大动力，确是国家通过授予厂商一定时间和范围的垄断权利，以维护其预期投资收益，最终达到吸引对本国的直接或间接投资。商标的临时保护、优先权等各项制度的产生和发展，都是基于吸引投资等竞争法动因。

公认的现代知识产权制度起源于英国。如版权制度，为了垄断市场，刺激对本国市场的投资，英国取消了图书的进口自由，从此英国版权也逐渐走向繁荣。又如，英国于1618年开始通过判例保护商品提供者的专用标志，前后欧洲各国逐渐建议商标保护制度。现代知识产权制度产生之初，作为其发源地的英国是一个贫穷落后的国家。加强贸易、吸引投资成为促进经济增长的核心举措。然而，当时的英国政府不是通过减税达到吸引投资目的，而是构建了以《垄断法案》为核心的知识产权制度。作为一种产权制度安排，知识产权不仅具有产权保护的作用，利于稳定投资预期，还通过赋予法定垄断权利，让投资者建立竞争优势。

可以说，知识产权制度从起源之初，就与投资和贸易密切相联系。试想一下，英国知识产权制度不以地域性为基础，对于欧洲大陆其他的国家技术和品牌都一视同仁，如何能够做到吸引投资、繁荣贸易？进一步讲，由新技术投资催生的工业革命如何才能出现？

时至今日，我们正面临一个全球贸易一体化的时代，然而，地域性不仅没有减弱，反而不断加强。任何国家都不可能以“全球化”为理由，放弃地域性，因为这将导致本国失去吸引投资贸易的制度保障。就商标法、反不正当竞争法等商业标识性知识产权保护领域而言，商业标识保护制度从来就是投资和贸易竞争的产物，如果跨越地域性原则，如何吸引国外企业投资中国市场。

就OEM模式而言，当外国品牌未在国内申请注册商标，且产品未实质性进入中国大陆地区时，国内大量代工出口型企业的经营行为将直接变成非法行为，遭受灭顶之灾，从而失去大量对出口型企业的外商投资。

综上，不论基于司法独立原则，混淆判断标准亦或出于对国家投资和贸易的制度保护考虑，商业标识的侵权判断，都必须以地域性为基本原则，只有准确把握地域性标准，才能统一司法尺度，稳定投资预期。国家关于加强知识产权保护力度的司法政策，只有辅以正确的裁判标准，才能发挥最大功效，我们期待地域性标准，也能够越来越明晰。

来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：白伟  兰台知产团队律师

编辑：IPRdaily 赵珍  /   校对：IPRdaily   纵横君

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