美国专利临时申请的美好与忧虑

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原标题：谈谈美国专利临时申请的美好与忧虑

如果问几十年生活经历中体会到最简单有用的道理是什么，痛定思痛后我会告诉你这个答案——打折不等于不要钱！每每双十一后剁手声不绝于耳，从行为经济学角度看，不买折扣商品会产生一种失去感，而往往与获得的快感相比，失去更让人觉得痛苦。与这事儿有点异曲同工意思的是美国专利临时申请制度。多数人一提到临时申请，脑子里下意识冒出的反应是，省钱、划算、可以搞一个，而后嘴角不经意露出了一丝占了便宜的狡黠的笑。但对于不启动审查程序不单独公开的临时申请，其本质上是属于美国复杂优先权体系中的一种，类似中国的国内优先权。所以其最主要的意义还是在为后来的非临时申请抢占一个申请日，费用低只是特点之一，更何况这种便宜里埋伏了来自时间远处深深的忧虑。

由来

1994年4月的摩洛哥马拉喀什，气温异常炎热，口渴的太阳汩汩地吸着海水，漱着，吐着。人身上的水分也快要给它吸干，但此时传来了一个振奋人心的消息——旷日持久前后历时七年半的“乌拉圭回合谈判”终于敲定了最后协议。这场多边贸易谈判牵涉到人类生活的方方面面，你现在目之所及的所有东西在其中都有体现。从飞机到螺丝钉，从水果到艾滋病，从通讯设备到玩具，当然还有知识产权——《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPs协议）。为了能享受到乌拉圭回合谈判中美国代表团提出的等同于巴黎公约确定的国外专利申请在美国12个月优先权，美国修改了其Patent Act of 1952，提出了临时申请制度，并规定在美国专利法第111条b款和119条e款。

特点

临时申请作为美国独特的专利制度，无论形式还是实质都有独特之处，除费用较正式申请低（小实体130刀大实体260刀左右）外，更值得注意的是：

1、提交的申请文件可以不包括权利要求，有说明书和必要的附图即可，时间匆忙或做得糙的申请文件中，说明书即是简单的技术交底书；

2、临时申请不审查不公开，并可为12个月内的非临时申请抢占申请日，即在后申请可以享受临时申请的优先权。35U.S.C 122b(2)中明确规定了四种申请不公开的情形，其中就包括了临时申请。An application shall not be published if that application is—(i) nolonger pending; (ii) subject to a secrecy order undersection 181; (iii) a provisionalapplication filed under section 111(b); or (iv)anapplication for a design patent filed under chapter 16. 但临时申请也不是一直不公开，一种情况是在12月期限届满后未提交非临时申请则将依规定视为放弃并公开，另外一种则是在优先权日起18月后会作为优先权证明文件而公开。一个简单的方式是在Public Pair系统中输入非临时申请申请号或PCT申请号，查找到案件后选取Continuity Data，就可看到该专利所引用的临时申请文件具体文本。以一件PCT申请PCT/US00/00942为例：

3.专利保护期限起算日因情况而不同。在12个月内临时申请转化为非临时申请的方式有两种，一种是填写申请表格直接将临时申请转化为非临时申请，更普遍的做法则是以临时申请作为优先权基础递交新的正式申请。有何区别？前者专利保护期限的起算日为临时申请的申请日，后者则是正式申请的申请日。通常讲实际上临时申请的保护期限有21年，针对的是后一种做法。若是由临时申请直接转换，相对而言在一定程度上造成了保护期限的缩短。

条件

临时申请的美好之一便是在后申请可以在先提出的临时申请为基础，请求享受该临时申请的申请日。享受临时申请优先权的条件主要可以归纳为以下几点：

1.在先申请为美国临时申请，并且这个临时申请不能要求其他的优先权；

2.在后申请为美国的非临时申请或者是指定美国的PCT申请。这就把分案申请、接续案申请和部分接续排除在外了；

3.临时申请与后面的非临时申请之间必须有至少一名共同的发明人，这是研发岗位流动性大的公司不得不考虑的一点，而发明人签字文件更是许多企业老大难的问题；

4.随后提出的非临时申请所要求保护的主题必须在临时申请中得到支持。

关于在后申请享受非临时申请优先权，MPEP 201中提到了连环请求临时申请优先权的问题。在后申请可以通过一项共同的未决的非临时申请为媒介，以连环的方式请求在前的非临时申请的优先权。说人话就是，假设现有临时申请A，12个月内提出了非临时申请B，之后又提出了在后申请C，只要此时中间的非临时申请B与在后申请C处于共同未决状态，且要求了该中间非临时申请B的优先权和临时申请A的优先权，如果满足优先权的条件，则该在后申请C就可以享受在先临时申请A的申请日。

忧虑

张无忌的母亲殷素素自杀前对无忌孩儿说到，“孩子，你长大了之后，要提防女人，越是好看的女人越会骗人。”在美好事物面前人们往往看不到背后可能隐藏的忧虑，临时申请便是如此。最浅显的一个却是费用，目前实际应用中使用PPA的案子大多集中在标准专利、药物或配合产品发布等特定场合。因临时申请说到底本身并不是一个专利，而只是一种程序，在某种程度上甚至延长了专利的审查期限。这样小众的操作方式对于多数企业来说并不合适，反倒是提交正式申请或使用PPH等加快方式尽快拿到授权更为划算。

此外大部分人申请人递交临时申请时都会在心中紧绷一个弦松下两根弦——时刻牢记定要在12个月期限内递交非临时申请。这事儿本身没有任何错，但往往忽略了另外一点。若以该临时申请为优先权基础提交PCT申请或通过巴黎公约途径进其他国家，请务必也要在这12个的期限内完成。

又因临时申请对说明书格式不做严格限定，时间匆忙情况下便掉以轻心地提交了没有经过实质性Review的说明书或技术交底书。申请文件往往保留了大量限制性的描述，比如对现有技术的大段陈述确认，绝对性专利禁忌词语（Advantage of the invention; all; all embodiments; always; critical;essential; essence of the invention; every; exclusively; heart of theinvention; mandatory; must; necessary; never; only; preferred; solely...）的使用等。这些都会对在后的非临时申请保护范围造成影响，随意并不代表可以犯错。

除了上述期限和形式上的疏忽，临时申请隐藏的最大隐患是在后非临时申请权利要求保护的主题得不到临时申请说明书的支持，导致专利被无效的结局。New Railhead Manufacturing公司身先士卒吞下了这枚苦果。专利权人NewRailhead公司先是递交了一项关于“一种在岩石中水平方向定向钻孔方法”（Method for Horizontal Directional Drilling of Rock Formations）的临时申请，随后在12个月的期限内提交了非临时申请并最终得到了授权专利US5899283。期间有个重要细节是New Railhead在递交临时申请的一年内非临时申请的一年外出于商业考量已公开销售该产品。

在专利侵权诉讼过程中被控侵权人Vermeer公司对283专利提起了无效，认为在283专利独权1中记录的技术特征“the unitary bit body being angled with respect to the sonde housingthe bit body（大体意思就是说所述钻头体与探头座斜交）”并不能得到临时申请说明书的支持。New Railhead公司试图从临时申请说明书附图以及说明书中“high angle of attack”、“asymmetrical geometry ”等模糊性词语上做文章，认为可以推导出该特征。联邦巡回上诉法院拒绝了该争辩支持了地方法院的无效判决，认为：

“The adequacy of the written description (i.e., the disclosure) ismeasured from the face of the application;  The requirement is not satisfied ifone of ordinary skill in the art must first make the patented invention beforehe can ascertain the claimed features of that invention....  The passingreferences to a “high angle of attack” and “high included angle offsets” in theprovisional, divorced from any discussion whatsoever of the bit-housingcombination, do not convey to one of ordinary skill that Cox was in possessionof the bit-housing angle that is a limitation of the invention claimed in the′283 patent.”

分析下来283专利被无效的逻辑链条包括环环相扣的两部分：1）非临时申请权利要求在临时申请的说明书中得不到支持而导致其享受不到临时申请的优先权；2）在后的非临时申请又触发了美国专利法中的On-Sale Bar（即申请日之前如果发明已经在美国境内公开销售1年以上，则该销售行为将影响申请的新颖性而不被授权。该条款在Pre-AIA和Post-AIA涵盖的范围有变化。本案专利适用Pre-AIA）。因为前面我们提到过这样的细节，New Railhead在递交临时申请的一年内非临时申请的一年外出于商业考量已公开销售该产品。可以说On-Sale Bar触发的直接原因就是临时申请说明书递交时考虑不够周全，支持不了在后非临时申请的权利要求范围，而新出现的内容又被公开揭露从而丧失新颖性，最终导致专利无效。

递交临时申请须有先见之明，随后非临时申请要求保护的主题必须按照35U.S.C 112a款规定的方式（可实施、最佳实施方式、书面描述），在临时申请中得到支持。否则临时申请的美好中可能包含了一个温柔的陷阱。

来源：“浮生梦呓”微信公众号

作者：权个人

编辑：IPRdaily 赵珍  /   校对：IPRdaily   纵横君

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