浅谈计算机软件类专利撰写装置类权利要求的必要性

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：胡亮湖南智周知识产权服务有限公司

原标题：浅谈计算机软件类专利撰写装置类权利要求的必要性

随着传感器及移动通信技术的发展，各种传统产业在信息化的浪潮中朝着智能化、便捷化方向发展，已涌现出万物互联的“物联网”、多行业交融的“互联网+”等模式。这些技术创新的背后都离不开搭载于硬件上的计算机程序的应用，如何就计算机程序相关的技术方案进行全面、有效的保护已成为业界广泛关注的焦点。

根据《专利审查指南》的规定，为了解决技术问题而利用技术手段，并获得技术效果的涉及计算机程序的发明专利申请，属于专利法第二条第二款规定的技术方案，因而属于专利保护的客体。但是，对于涉及计算机程序的方法专利，是否能够进行延伸保护，获得延伸保护的内容和范围是什么，目前在司法实践中仍存在着诸多争议。一般认为，专利法意义上的方法包括制造方法、作业方法、用途等，但只有对制造方法才能够享受延伸保护，因为只有这类方法才能产生专利法意义下的产品。对于其它方法，实施专利的行为仅仅是“使用该方法”。而许多涉及提升用户体验的软件改进方案（如摩拜单车的扫码开锁的方法、设置睡眠曲线的空调控制方法），若仅采用方法权利要求进行保护，则很有可能因制造商、销售商和/或运营商并非直接侵权对象导致权利无法主张。因此，笔者建议：计算机软件类专利有必要撰写装置类权利要求。主要有以下几方面的考虑：

一、修改后审查指南的明确了装置类权利要求允许加入程序限定的审查依据

最新的审查指南修改（2017年4月1日起施行）就第二部分第九章（关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定）的内容进行了多处修改，明确指出：涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求可以写成一种方法权利要求，也可以写成一种产品权利要求。根据修改前的审查指南，装置权利要求的撰写方式容易将程序流程理解为限定硬件的方法或功能，即该装置权利要求为与方法对应的虚拟产品，其需采用与方法一一对应的表现形式。为了引导申请人直接明确地描述其发明创造中涉及的程序流程方面的改进，修改后的审查指南明确“程序”可以作为装置权利要求的组成部分，此外，亦明确了允许采用“介质+计算机程序流程”的方式撰写权利要求。

下面以一个假设的例子来进行说明：

以苹果手机解锁程序为例，一种电子设备，包括触敏显示器、一个或多个处理器、存储器，本发明是在存储器中存储了一个或多个程序，程序包括：第一步骤、第二步骤和第三步骤。

根据修改之后的审查指南，如下权利要求将能够得到保护：

1）、一种电子设备，包括：触敏显示器、一个或多个处理器及存储器，所述存储器存储有程序，并且被配置成由所述一个或多个处理器执行以下步骤：

第一步骤、第二步骤和第三步骤。

2）、一种计算机可读存储介质，包括与具有触敏显示器的便携电子设备结合使用的程序，所述程序可被处理器执行以完成以下步骤：

第一步骤、第二步骤和第三步骤。

上述电子设备、存储介质均是实体产品，其中记载了运行计算机程序代码执行步骤的方案，其并不是“计算机程序本身”，便于理解其限定的保护范围。

二、装置类权利要求利于维权主张

笔者翻阅了格力诉美的自定义曲线空调专利侵权案的判决书（一审：广东省珠海市中级人民法院（2009）珠中法民三初字第5号；二审：广东省高级人民法院（2011）粤高法民三终字第326号），虽然二审法院最终维持一审判决，认定美的公司侵权行为成立，判决其停止使用本专利方法的行为，停止销售、许诺销售涉案的空调产品，并赔偿经济损失二百万元，但美的公司在其上诉时提及的抗辩理由（用户才是本专利方法的使用者，美的公司实施的是制造行为），也反映出格力在该技术上的专利布局及申请文件的撰写不是没有瑕疵。

此专利若撰写成产品权利要求，而非方法权利要求（该专利授权的主题为：控制空调按照自定义曲线运行的方法），譬如：一种具有自定义曲线运行功能的空调器，则在维权主张时，就不会碰到上述的举证麻烦，利于减少争议。

三、装置类权利要求利于扩大侵权主张范围

通常，专利的保护范围以其权利要求的内容为准。方法专利的权利要求限定的是方法，而非产品，按照一般的规则，只能保护方法，无法保护产品。我国在1992年《专利法》修改时增加了方法专利的延伸保护制度，方法专利权人可以禁止他人使用、销售依照该专利方法直接获得的产品。2000年《专利法》修改时，把延伸保护的行为类型扩大到使用、许诺销售、销售、进口4种。方法专利的延伸保护是“专利的保护范围以其权利要求的内容为准”原则的例外，且应理解为仅限于制造方法。因此，对于计算机程序类的控制方法其能否自动延伸到装置显然存在很大的争议。若新增装置类权利要求，则利于扩大侵权主张对象，如产品或装置的制造方、销售方、进口方，使得专利的排他作用得到充分挖掘，利于提升专利的价值。

随着审查制度对涉及计算软件的装置类权利要求撰写方式的放开，笔者猜想法院将会逐步收紧对方法类权利要求的保护延伸力度，这就要求专利代理人在撰写申请文件之初进行合理的保护主题布局，撰写出高质量的专利申请文件，从而为后续的权利主张奠定良好的基础。

以上是笔者在计算机软件类专利实务中的一些思考，由于笔者水平有限，以上观点难免有不当之处，还请读者指正。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：胡亮湖南智周知识产权服务有限公司

编辑：IPRdaily.cn LoCo

校对：IPRdaily.cn 纵横君

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