专利视角 | 浅谈分案申请

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：胡英慧知识产权分析师吹IP 微信公众号

吹IP原标题：专利视角 | 浅谈分案申请

一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在《中华人民共和国专利法实施细则（2010修订）》”第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。

在做项目的过程中，笔者惊奇地发现某件中国专利从申请到公开历经近9年，在自身浅显的认知中，中国专利的公开时间是18个月，与9年相比，仅为其1/6，这到底是为什么呢？

带着这一疑问，笔者详细研究了该专利的法律信息和其同族专利的法律信息，这其中的原因是：分案申请享有原申请的申请日，采用优先权和分案申请相结合的方式，利用了各个阶段的法律限定时间，从而使该专利显示的申请日至公开日长达近9年。

分案申请可分为主动分案申请和被动分案申请，被动分案申请主要是审查员以不符合《专利法》规定的单一性而被迫进行分案申请，主动分案申请则是申请人在国家知识产权局发出授权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前主动提出的分案申请。

由此可见，主动分案申请可能并不存在单一性的问题。如此，从专利审查的角度来看，一部分主动分案申请势必有浪费审查资源之嫌，但对于申请人来说，分案申请也许会为其带来一定的好处。

1、公开不充分的救济途径

引用文献[1]《一件利用分案申请合法规避公开不充分的案例而引起的公开日的思考》中的案例来说明此问题。申请人上海电气液压气动有限公司于2008年12月18日申请了名称为“一种平衡阀”，申请号为CN200810207288.4的发明专利（称为前申请）。

由于申请人又对第一件申请涉及的平衡阀进行了改进，在2009年5月5日申请了名称为“平衡阀”的，申请号为CN200910057173.6的发明专利（称为后申请）。后申请的平衡阀是在前申请基础上的改进，在背景技术中对前申请进行了引证，根据审查指南的规定：所引证的中国专利文件的公开日不能晚于本申请的公开日。

正常情况下，后申请比前申请晚了近5个月，公开日也会比前申请晚，但申请人出于市场策略和技术上的考量，先提出了后申请的提前公开，随后提出了前申请的提前公开，导致后申请的公开日（2009年10月7日）早于前申请（公开日2009年11月11日）。同时，由于申请人认为后申请可以引证前申请，因此在后申请的文本中并未对必要技术特征“两个抗衡阀”进行详细的描述。

在实审过程中，审查员认为“两个抗衡阀”是实现后申请的必要组成部分，但后申请中缺少其具体结构及其与其他部件之间连接关系的描述，同时“抗衡阀”非本领域通用的技术术语，因而所属技术领域的技术人员根据说明书的机载，不能实现该发明，以“公开不充分”为由驳回后申请。

在该案件中，提示申请人在撰写自有技术改进型专利时在引用的基础上尽量将所有技术特征均在说明书中体现，提出提前公开的请求是注意考虑专利之间的引用关系。

说回本文的主题——分案申请，当后申请因“公开不充分”被驳回后，分案申请可作为救济途径使申请人的专利权得到保护，本案的申请人也是在分案期限内提交了分案申请（申请号：CN201010279543.3），并最终得到了授权。

2、延长审批时间，混淆公众视听

申请人肿瘤疗法•科学股份有限公司采用要求优先权与分案的方式使该专利技术方案从申请到公开历时近9年。在整个申请的过程中每次的进展时间均在法定时间的最后期限，如要求优先权的时间为12个月；进入国家阶段的时间为30个月；提出实审的时间为自优先权日期3年。

如此一来，最初保护的技术方案在长达3年后首次在中国境内公开，公开的内容涉及三个不同的肽序列（专利CN200780022547.X）。在该专利授权前后提出分案申请，保护其中的两个不同的肽序列（专利CN201310236439.X），且在专利CN201310236439.X授权前后提出专利CN200780022547.X的另一分案，即此次分析的对象——专利CN201610034435.7。专利CN201610034435.7于2016年3月23日公开，由于分案专利享有原案的申请日，即2007年6月15日，如此，该专利自申请至公开历经近9年。

在这样一个申请和审批时间中，由于申请人最初申请的是三个肽序列，使得公众难以判断哪个或哪些具有最好的活性、授权的前景如何，无从判断该申请的法律状态，如果公众贸然实施其技术方案，就存在侵权的风险，从而阻止公众实施其技术方案，从而使公众开展相关研究时必须持有谨慎的态度，可能导致在一段时间内技术水平达不到申请人的标准，抢占不到有力的市场或地位。

3、利用审查差异，促使利益最大

不同审查员对法条尺度掌握和技术方案的理解可能存在差异，分案申请的申请人利用此差异，通过不断分案使同一发明创造得到不同的审查结果，有些授权，有些不授权，使得自己的利益最大化。

4、修改技术方案，扩大保护范围

通过不断提出分案，使得未在原申请中要求保护的技术方案获得保护，或者通过对技术方案的不断修改，使多个分案申请保护范围的总和大于原申请的保护范围，扩大保护范围。

5、增加专利数量，提高资助水平

申请人还可能通过不断分案，获得多项专利权，进而获得地方政府给予专利授权的高额资助和奖励等。

由此可见，分案申请尽管会浪费审查资源，影响大众利益，但是对于申请人来说，合理应用分案申请能够帮助其保护和维护其专利权。

注释：

[1]周成. 一件利用分案申请合法规避公开不充分的案例而引起的公开日的思考. 法制与经济. 2013,9:31-33

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