专利感想之发明构思

来源：IPRdaily.cn中文网

作者：陈剑聪专利代理人

原标题：专利感想之发明构思

发明构思这个词，在本行业里想必并不陌生，但是发明构思又作何理解，却可能并非同一。而理解发明构思又能带来什么？我们为什么要去理解它？

在专利法中，出现发明构思的地方在专利法第三十一条第一款：一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。

在专利法实施细则第三十四条进一步解释：依照专利法第三十一条第一款规定，可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。

总的发明构思其是作为一个整体的概念来解释。

其强调的是两项以上发明或实用新型之间的关系，重点在于两项以上的单一性问题。在实施细则的解释中，进一步下位解释为具有相同或相似的特定技术特征，而特定技术特征又是对现有技术做出贡献的特征。虽然特定技术特征是专为单一性而来的概念，但是其也说明了总的发明构思中的每一项发明构思在对现有技术的比较上应当都有相同或相似的技术贡献。这里面涉及了两方面的比较，一个是自身的不同权利要求之间的比较，一个是与现有技术的比较。而比较的基础是记载的权利要求。因此，发明构思直接与权利要求记载的技术方案，尤其是技术方案中的特定技术特征相关。

这里面有两个问题，一个是前后的问题，在发明人或者在写作者那里，先有发明构思，然后有记载的技术方案，而在审查员哪里或者在解读者那里，先有记载的技术方案，然后再还原背后的发明构思。还有一个是含义的问题，专利法或其实施细则记载的“总的发明构思”里的发明构思可能与单独的“发明构思”的含义不同。

在这两个问题中，含义的问题更为本质。因为如果没有统一的对含义的认识，前后的问题也无从深入说明。因为如果发明构思的含义仅仅限于特定技术特征上，那么前后的问题也仅仅是以此特定技术特征的标准来进行判断前后的一致。

因此，首先是含义的问题。

在专利代理人协会中有一个关于“把握发明构思，做好创造性审查”培训视频，里面给出了一个发明构思定义，发明构思是发明人为解决现有技术问题的一种技术改进思想或技术构思，在专利申请过程中，通常以利用自然规律的能够解决技术问题的技术方案的形式来呈现。

这也在复审委审查热点专家谈里公布的文章《创造性判断中发明构思的把握与应用》中给出的发明构思的含义基本一致。不同的是，复审委在给出此定义之前，是从发明的定义出发，然后进一步得到发明构思即是一种发明。“

法学界多引用德国学者考勒（Aller Kohler）对发明的定义，即发明是以技术形式表现出来的人类思维创造，通过利用自然力达到改造自然的有效结果，以满足人类的需求[7]。世界知识产权组织的经典教材指出，发明是人脑中的一种思维活动，是利用自然规律解决生产、科研、实验中各种问题的技术解决方案[8]。各国对“发明”的定义或描述表明，“发明”本质上属于人类在驾驭自然的过程中利用自然力而进行的精神创作，属于人类思维活动的一部分，但这种思维活动同时具有技术属性，能够解决特定技术问题，并通过产生一定的技术效果满足人类的需求。即，“发明”实质上就是发明人为解决现有技术问题的一种技术改进思想或技术构思，在专利申请过程中，通常以利用自然规律的能够解决技术问题的技术方案的形式来呈现。”

从而发明构思本质上是一种“发明”，该“发明”的含义不是专利法及其实施细则里涉及的发明这个类型（即发明、实用新型、外观设计这样的类型），而是它内在的含义即体现了一种发明构思。这与专利法及其实施细则的“总的发明构思”中的“发明构思”也不同。专利法及其实施细则的发明构思更多的体现在记载在权利要求中的特定技术特征上，更多的是为单一性的判断服务。例如权利要求书记载了一种化合物的制备方法和用途，如果化合物为特定技术特征，则制备方法和用途具有单一性，反之，若不是特定技术特征，则制备方法和用途不具有单一性。而复审委文章及协会的培训视频中的发明构思，是进一步外化或下位解释为发明要解决的技术问题、所采用的技术方案和所产生的技术效果三个方面，来整体、全面、客观地理解发明申请，从而为创造性的判断或审查来服务。

但是，还有一种发明构思的含义，该含义与前面两者又有不同。在《专利代理》期刊2016年第2期上的一篇文章《从专利审查角度给专利申请文件撰写的建议》，作者单位隶属于国家知识产权局审查业务管理部。

在该篇文章中，虽然没有明确的给出发明构思的定义，但是给出了一个隐含的含义。在其行文中记载：“适当写入隐藏在技术方案或技术手段背后的一些发明构思”，在其给出的案例中，可以判断出，其所说的发明构思是隐藏在技术方案或技术手段背后的原理、目的或者规律。

例如在其一个案例中，权利要求如下：一种抗裂保温墙体，包括基层、界面层、保温层和面层，其特征在于，保温层是由聚苯颗粒与复合硅酸盐粘结剂混凝成型的聚苯保温板，面层是两道掺有纤维的抗裂砂浆层，面层中间有一层纤维网布加筋层。根据专利权人的描述，其方案的设计式依据柔性渐变的规律设置不同层的材料，这样可以有效地避免裂缝的传递。这种规律即是一种发明构思。

同样的一个词在理解上可能会有含义的不同，如果没有同一或者在同一个频道上，就会产生误解或不相及。回到前面所说的前后的问题，如果基于发明构思撰写的发明申请，该发明构思的含义是在技术方案背后隐藏的规律或原理。然后审查员在审查单一性或创造性时，基于发明构思的含义，一个体现在特定技术特征上，一个体现在整体的技术问题、技术方案和技术效果上，即认识三者及相互的逻辑关系上：技术问题从何而来，技术方案如何为之，技术效果因何而就。通俗地讲就是，怎么想的，想了怎么做，做了结果怎样。

回答前面提到的问题，我们为什么要理解它？因为语言的不确定性其实也在这里体现。单独的一个词并不能准确的界定其内涵，只有在解释中才能渐渐地抵达其边界，才能真正地去理解一个概念，才能在此基础上准确地应用。

那么，理解发明构思能带来什么?

1.理解发明构思在撰写上的帮助。

例如，专利申请文件可以记载形成技术方案的各种技术手段，也可以记载背后隐藏的是一种怎样的发明构思（即原理或规律）来使这些技术手段结合起来形成的技术方案。这样就从发明构思上与现有技术进行了区分，为后续的创造性争辩提供更充足的理由，或者使授权的专利更为稳定。

2.更为整体全面客观地理解申请文件和现有技术。

基于发明构思外化为技术问题、技术方案和技术效果，可以在创造性判断中，整体、客观、全面地进行申请文件和现有技术之间的比较。

3.理解单一性。

不同类型（如产品、设备、方法和用途）或同类的权利要求在总的发明构思上的特定技术特征的判断上。

来源：IPRdaily.cn 中文网

作者：陈剑聪专利代理人

编辑：IPRdaily.cn 赵珍

校对：IPRdaily.cn 纵横君