“微信”商标案聚焦商标显著性主题

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“微信”商标案聚焦商标显著性主题

2016年4月20日，北京市高级人民法院对微信商标案作出终审判决，驳回创博亚太（山东）科技有限公司的上诉，维持原判。在判决理由上，北京市高院纠正了一审判决适用商标法“不当影响”条款的做法，以商标法显著性条款为判决主要依据。

该案的基本案情是：创博公司于2010年11月12日向商标局申请注册“微信”商标，并于2011年8月27日通过初步审定，指定该商标用于信息传送、电话业务等服务上。2011年1月21日微信1.0测试版发布。三天后，腾讯公司向商标局提交了“微信”商标注册申请。在创博公司申请“微信”商标注册的异议期内，自然人张某以该商标违反商标法第十条第一款第（八）项规定为由提出异议。商标局于2013年3月26日以“微信”商标容易产生不良社会影响为由裁定不予核准注册。创博公司不服，向商标评审委员会申请复审。商评委裁定不予核准注册。创博公司不服商评委裁定，将其诉至法院。2015年3月11日，北京知识产权法院判决维持商评委裁定。2016年4月20日，北京高院作出二审判决。在判决中，北京高院认为，虽然被异议商标的申请注册并未违反商标法第十条第一款第（八）项的规定，但被异议的商标在指定使用的服务上缺乏显著特征，依法不应予以核准注册。商评委的裁定和原审判决认定虽有不当，但裁判结论正确，因此在纠正相关错误的基础上予以维持。

根据北京高院的二审判决，以下问题值得关注：

首先，商标是否具有显著性是商标能否通过注册的关键。根据商标法显著性理论，商标的显著性分为固有显著性和获得显著性。标志需具备固有显著性或获得显著性，方符合商标注册的要求。在微信商标案中，法院认为创博公司申请注册的“微信”商标并不具备固有显著性或获得显著性。创博公司是在第38类“信息传送、电话业务、电话通讯、移动电话通讯等”服务上申请注册“微信”商标。在新华字典中，“微”是指细小、细微、轻微。而“信”可指“消息”，由此，“微信”可解释为在移动通讯、信息传送领域内的信息资讯服务。创博公司申请注册“微信”一词时尚未有任何主体使用，其申请的意图是将之指代“向被叫用户提供的信息与资讯的服务”。因此，法院认定“微信”一词在申请时是描述性标识，不具备固有显著性。从获得显著性看，法院认为创博公司没有对“微信”商标予以有效使用。北京高院二审判决指出，至作出二审裁判时，创博公司提交的证据不足以证明被异议商标经过使用，使被异议商标起到区分服务来源的识别作用。可见，由于在固有显著性和获得显著性上存在疑问，法院认为“微信”不应当获准注册。

其次，商标法的在先申请原则并不决定争议商标的商标权必然赋予在先申请人。创博公司在上诉中提出有关在先申请原则的上诉理由。有学者也认为，在先申请原则是我国商标法商标确权制度的基础，在微信商标案中，创博公司是申请在先，而腾讯公司对“微信”标志的使用在后，创博公司理应获得该商标的商标权。根据法院判决，商标法中的在先申请原则不同于商标确权的在先使用原则。商标法规定了一系列要件对商标注册进行规范，这些要件分为绝对要件（商标法第十、十一、十二条）和相对要件（商标法第十五、十六、三十、三十一、三十二条）。如果有任何一个要件无法满足，则商标无法通过商标注册，或者即便侥幸通过注册，也可能最终被宣告无效。从“微信”案看，商标在先申请原则与创博公司申请“微信”商标最终能否通过注册不存在必然联系，不能仅以创博公司先申请了“微信”商标，就认为创博公司应当获得该商标的商标权。北京高院的二审判决明确指出：“在先申请原则的适用必须与商标法的其他规定相协调。对不具有显著特征、不得作为商标使用和注册的标志，无论其注册申请时间早晚，均不涉及在先申请原则的适用。”

再次，商标使用的主观意图影响商标确权侵权认定。在商标法中，主观意图在商标权确权侵权判定中起到关键作用。商标法第七条规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。那么，腾讯对“微信”的使用行为是否有“挟持”和“倚强凌弱”之嫌？实际上，与反向混淆案件中大公司具有“掠夺”他人商标的主观恶意不同，在“微信”一案中，现有证据无法表明腾讯公司使用“微信”属于恶意。创博公司的申请仅比腾讯推出微信服务早两个多月，而至初步审定公告日2011年8月27日，腾讯公司的服务已经形成了稳定的消费者群体。即便在2011年8月27日“微信”商标初步审定公告后，腾讯也没有义务需要放弃对“微信”的使用。据此，在没有其他证据的情况下，无法认定腾讯公司主观上具有“掠夺”创博申请的“微信”商标的恶意。毋宁说，这一标志本身是否能够通过注册还处于不确定的状态。腾讯对“微信”商标的使用是企业的经营行为，与反向混淆侵权案件中大公司在主观恶意之下密集宣传，从而将小公司的商标据为己有的做法有所区别。

据此，在考虑创博公司申请的“微信”商标能否获准注册这一问题上，需要考虑的因素包括：“微信”商标是否具备了固有显著性和获得显著性，创博公司是否对“微信”商标进行了使用，腾讯公司是否是在善意的情况下对“微信”商标进行使用。只有综合考虑这些因素，方能得出恰当的结论。

来源：人民法院报

作者：姚鹤徽湖南师范大学法学院副教授

编辑：IPRdaily王梦婷