论方法和材料特征在实用新型专利中的适用

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作者：陈明涛 田君露（兰台知识产权团队）

在当前的专利代理实践中，一些代理人并没有很好的理解实用新型专利中方法与材料等非形状、构造技术特征，由此导致错误的代理思路，在此浅谈一些看法，供同行批评。

《专利法实施细则》第二条规定，专利法所称实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。实用新型专利的保护客体必须是能够带来某种有益效果的形状、构造或其结合的新的技术方案。

可见，实用新型专利的保护客体只包括产品的形状、构造或其结合，而不包括方法或材料特征，即实用新型专利既不保护方法或材料特征的改进，也不保护由新方法或新材料制造的产品。

然而，在当前的司法实践中，由于实用新型专利的形式审查性，撰写人水平不高，技术方案本身属性等因素，导致很多实用新型混入方法或材料等非形状、构造技术特征。在此情况下，应如何理解此类非形状、构造技术特征，特别是在专利确权、保护阶段如何考虑，就值得我们探讨。

一、审查阶段不考虑方法或材料特征本身的改进

我国对实用新型专利申请实行初步审查制度，在初步审查中不考虑方法特征和材料特征。对此，审查指南分别进行了限制。其第一部分第二章6.1规定：“一项发明创造可能既包括对产品形状、构造的改进，也包括对生产该产品的专用方法、工艺或构成该产品的材料本身等方面的改进。但是实用新型专利仅保护针对产品形状、构造提出的改进技术方案。应当注意的是：（１）权利要求中可以使用已知方法的名称限定产品的形状、构造，但不得包含方法的步骤、工艺条件等。例如，以焊接、铆接等已知方法名称限定各部件连接关系的，不属于对方法本身提出的改进。（２）如果权利要求中既包含形状、构造特征，又包含对方法本身提出的改进，例如含有对产品制造方法、使用方法或计算机程序进行限定的技术特征，则不属于实用新型专利保护的客体。例如，一种木质牙签，主体形状为圆柱形，端部为圆锥形，其特征在于：木质牙签加工成形后，浸泡于医用杀菌剂中５～２０分钟，然后取出晾干。由于该权利要求包含了对方法本身提出的改进，因而不属于实用新型专利保护的客体。

对于材料特征，《审查指南》6.2.2规定，（１）权利要求中可以包含已知材料的名称，即可以将现有技术中的已知材料应用于具有形状、构造的产品上，例如复合木地板、塑料杯、记忆合金制成的心脏导管支架等，不属于对材料本身提出的改进。（２）如果权利要求中既包含形状、构造特征，又包含对材料本身提出的改进，则不属于实用新型专利保护的客体。例如，一种菱形药片，其特征在于，该药片是由２０％的Ａ组分、４０％的Ｂ组分及４０％的Ｃ组分构成的。由于该权利要求包含了对材料本身提出的改进，因而不属于实用新型专利保护的客体。

审查指南之所以做这样的制度安排，是由实用新型专利内在性质决定，旨在对较小的技术发明创造给予短期、简单、便宜的保护，减轻专利审核负担。因此，易于从外观直观观察就变得尤其重要，而那些材料、方法特征则耗费大量的审核时间，放在发明专利审查更为合适。

在这里，需要指出的是，审查指南并不是一概排除非形状、构造特征，而是将其限定为“已知方法”和“已知材料”，并排除了方法及材料本身的改进，但是对于方法及材料特征引起形状、构造或者其结合的改进则予以保护。

二、无效程序中不考虑方法与材料特征

在实用新型专利授权后的无效宣告程序中，需对该专利创造性进行审查，同样要将方法与材料特征排除在外。如果在评价实用新型专利创造性时考虑方法或材料特征，那么便会产生这样的现象：在评价实用新型创造性过程中，既要审查形状或构造特征，又要评价方法或材料特征，这样便增加了区别技术特征的数量，使实用新型更容易获得创造性，从某种意义上激励了申请人添加方法与材料特征，这显然是不合理的。

实际上，在相关审查案件，法院对此也进行了认可。如在原告金龙公司诉被告专利复审委员会、第三人王复生实用新型专利无效行政纠纷案中，北京市第一中级人民法院经审理认为，“实用新型只保护对产品的形状、构造或者其结合所提出的技术方案。如果一项技术方案中的非形状、构造技术特征导致该产品的形状、构造或者其结合产生变化，则只应当考虑该技术特征所导致的产品形状、构造或者其结合的变化，而不应考虑该非形状、构造技术特征本身。”本案中，“锁闩和锁盒均为金属材料，在潮湿环境下接触后容易生锈”这一问题，本案专利提出的技术方案是“在支架内嵌入塑料衬套，有一根锁闩穿过支架和衬套”。在上述技术方案中，“塑料”显然不属于形状、构造技术特征，而只有“在支架内嵌入衬套，有一根锁闩穿过支架和衬套”才是形状、构造方面的技术特征。而不对“衬套”的材料属性作出明确的限定，则本案专利的发明目的就不能实现。由此，与现有技术相比不具有创造性。”

由此可见，在专利无效程序中，应当将方法与材料特征排除在外。

三、保护范围应把方法与材料特征考虑在内

既然专利审查与无效程序中方法与材料特征不予考虑，在专利侵权纠纷中，如果考虑方法与材料特征，是否会产生对专利权人不公平的结果呢？实际上，法律不同情权利人的错误撰写。正如专利侵权中，多余指定原则的取消、捐献原则的建立，就是要求专利权人对自己的保护范围有着审慎义务，防止私权利不当的扩张，使公众使用技术产生不确定的预期。

北京市高级人民法院关于印发《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》的通知，第20条就规定，实用新型专利权利要求中包含非形状、非构造技术特征的，该技术特征用于限定专利权的保护范围，并按照该技术特征的字面含义进行解释。非形状、非构造技术特征，是指实用新型专利权利要求中记载的不属于产品的形状、构造或者其结合等的技术特征，如用途、制造工艺、使用方法、材料成分（组分、配比）等。

如在“药浸柳枝接骨外固定架”实用新型专利侵权一案中，权利要求为:“一种药浸柳枝接骨外固定架,其特征在于用药浸草柳枝经纬方向编织成一调固定架，在固定架的两侧至少置有一封搭扣。”而被控侵权产品是未经药浸处理的。审理该案的法院认为，涉案实用新型专利是由“药浸”处理的柳枝条编织成的接骨外固定架，“药浸”是非形状、构造或者其结合方面的技术特征,该技术特征不曾引起涉案实用新型专利在形状、构造或者其结合方面发生变化。但“药浸”仍是涉案实用新型专利的一种必要技术特征，并与其他技术特征一起共同构成了涉案实用新型专利技术方案，共同限定了专利权的保护范围。

在专利审查阶段与无效程序中不考虑方法或材料特征，而在专利侵权纠纷中予以考虑，是对专利撰写提出了较高要求。当前，我们专利代理水平整体不高，一些代理人并没有很好的理解实用新型专利中方法与材料等非形状、构造技术特征，由此导致错误的代理思路。某些代理人甚至故意以实用新型绕过实质审查，表面取得授权，以获取当事人代理费为唯一目的。这样的代理思路或许能产生短期利益，但是长远来看，在后续的程序中可能产生一系列的问题与麻烦，理应引起业内的反思。

兰台知识产权团队

来源：兰台知识产权

作者：陈明涛 田君露（兰台知识产权团队）

编辑：IPRdaily王梦婷