【情报分析】以苹果三星专利大战看设计专利权范围

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设计专利的侵害认定不是单纯比对设计专利与被告产品是否构成近似而已，应要先了解设计专利所保护的范围，法院应详细审阅(review)设计专利之图式与说明书，确认相关先前技艺及其拥挤程度，从申请过程历史档案找出相关的延续申请案或分割申请案，正确的解读设计专利权范围。

设计专利的灵魂与核心是图式(drawings)中所揭示之设计内容。MPEP 第15章中规定，设计专利申请案必须提出充分且足够的视图，所附之图式必须足以清楚且完整地揭示申请人所主张的整体外观设计，任何揭示于图式中的部分(what is shown in the application drawings)都是设计专利权范围的重要元素(essential element) 。

在Elmer案件中，美国联邦巡回上诉法院(Court of Appeals for the Federal Circuit,简称 CAFC)说明：审判法院有责任解读设计专利的权利范围，解读专利主张的权利范围是法官的工作，而陪审团必须接受法官所作的正确解读。

在Egyptian Goddess案例(注1)中，CAFC建议：审判法院的工作是提供陪审团适当的引导，不逾越且不过度干预陪审团事实认定的过程，应避免以详细文字的描述去解读设计专利。

设计专利不同于发明专利，美国最高法院认为，对于设计专利而言，解读权利范围时，以图片方式呈现会比任何文字的描述来得更好(注2)，不过，法院可将设计专利权范围有关的其他事项告知陪审团，这些将有助于侵害判断的判断，例如：(1)虚线在设计专利图式中所象征的意义；(2)申请历史档案对设计专利权解读的影响；(3)区分设计专利图式所揭示的设计特征，哪些是功能性特征，哪些是装饰性特征(注3)。

本文想藉由美国法院的相关判决，帮助读者了解美国法院如何解读设计专利权范围，也检视我国设计专利权解读方式与其差异。

一张图胜过千言万语

在Yao-Hung Huang v. Marklyn Group, Inc 案件(注4)中，科罗拉多州地方法院法官Blackburn拒绝以详细的文字来解读设计专利权范围，而以“如图所示及所述之可应用于可弯曲长条带状的LED灯串之装饰性设计”来解读系争的D614,780专利(图1)。

值得注意的是，法官Blackburn认为并不需要以详细文字解读权利范围，就可分先前技艺与780专利，或是以非功能性组件来限制其保护范围。

                                                               图式以实线揭示之设计组件都是重要元素

在Elmer v. ICC Fabricating, Inc。一案(注5)中，原告主张D290,620专利(图2)的纵向棱边有细长三角形突肋及顶面中央有一小圆形凸出物的两项特征是功能性特征，而非装饰性特征。

不过CAFC认为，如果专利权人主张设计专利的某些设计特征是属功能性而非装饰性，应在申请时，将这些功能性特征从申请案的图式中删除或以虚线揭示；否则在解读权利范围时专利权人不得作此主张。

                                                  图式中的虚线部分不构成请求设计之一部分

2012年8月，美国北加州联邦地方法院法官Lucy Koh针对Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD案件(注6)做出最终陪审团指南(final instruction)，说明解读设计专利的权利范围是法官的工作，而陪审团必须接受法官所作的正确解读。

地方法院解读Apple的D618,677设计专利(简称677专利)权利范围，并不包括专利图式中的虚线，其请求保护范围只有手机正面的四角以圆弧角修饰之矩形玻璃面板(见图3)；而D593,087设计专利(简称087专利)的权利范围，包含手机正面、正面玻璃面板周围的环框，不是请求手机的整体设计或其余部分。

在2009年的Minka Lighting Inc. v. Maxim Lighting International Inc。(注7)一案中，法院认为系争的D535,052专利与被告的Tuscan Estate设计虽然都采用相同形状的灯罩和类似的设计装饰，不过两个设计的轮廓及表面装饰的光影明显不同，所产生的整体印象也不一样，一般观察者不会产生混淆。

                                                  图式中的虚线部分构成请求设计之一部分

在Bernardo Footwear L.L. C. v. Fortune Dynamics案件(注8)之中，双方当事人之间最明显的争议就是D513,447专利图式中，凉鞋接近外侧边缘以虚线揭示的车缝线部分是否为主张设计之一部分(见图5)。地方法院认为因为447专利图式中的虚线部分会创造出车缝线般的装饰性视觉效果，且专利权人未在说明书中叙明该虚线并不构成主张设计之一部分，因此该虚线是请求设计的一部分。

而到了Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD一案(注9)，地方法院解读D504,889设计专利(简称889专利)的权利范围，是“如FIG.1—FIG.9所揭示及所述之电子装置的装饰性设计”(如图6所示)；不过，889专利中有一些模糊的空间，FIG.3在屏幕玻璃前盖表面下方以虚线方式呈现的矩形屏幕，说明书只记载着“FIG.9中以虚线表示的部分不构成主张设计之一部分”，却未说明在其他视图中所使用的虚线是否构成主张设计的一部分。

地方法院认为：889专利Fig.1与Fig.3透明玻璃盖下方的虚线最有可能表示屏幕玻璃前盖板下方所嵌入之屏幕，所以该虚线也是主张设计之一部分才是合理的解释。

                                                            申请历史档案对设计专利权解读的影响

因为设计专利的申请历史档案较简单，取得设计专利的时程较短，费用成本远比发明专利为低，且无需维护费用，有些公司或企业同时选择申请发明专利与设计专利来保护自己的发明，希望能有更完整的保护。

然而，在Pacific Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats的案例(注10)中，设计专利看似简单的申请过程，可能是让人不易警觉的陷阱。

Pacific Coast提出一个有框架的海洋用挡风玻璃的的设计专利申请案，提交12张图共有7个不同的实施例。USPTO将这些实施例区分为五个可专利性不同的群体(注11)(如图7所示)，要求申请人分割。

申请人修正时选择了第1实施例，于2007年11月获得 D555,070设计专利(简称070专利)，另将第3个实施例分割申请，2008年5月获得D569,782设计专利(简称782专利)。

2011年，原告Pacific Coast控告被告Malibu船公司的两侧锥形柱上有3个通风孔的挡风玻璃产品(如图8右侧所示)侵害了070专利。佛州中区地方法院认可Malibu所提的禁止反悔原则理由做出不侵权的简易判决，因为Pacific Coast在申请过程中已放弃(surrendered)被删除的设计。

具体而言，如果专利权人在申请过程中因为放弃一些设计目标而获得专利，禁止反悔原则就是要防止专利权人在均等理论下重新夺回已放弃的权利范围。如果设计专利不适用禁止反悔原则，将会损害公示的法定必要功能。

Pacific Coast不服，上诉到CAFC。CAFC说明，禁止反悔原则虽是建立在发明专利的案例中，亦可适用于设计专利。CAFC也认为，在申请过程中原告并未反驳审查人员的分割理由，也不是因为先前技艺的理由放弃部分设计，而且禁止反悔原则只适用于被告设计落入已放弃之设计目标权利范围之内。因此禁止反悔原则并不适用于本案的侵权主张。

                                                           区分功能性特征与装饰性特征

2015年5月，CAFC在Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., LTD(CV-14-1335)案件(注12)中说明，Samsung所主张设计专利保护的是非功能性特征之装饰性特征，在一般观察者检测比对时，应该将功能性特征从整个保护范围中予以忽略。不过，Richardson v. Stanley Works, Inc一案(注13)并不支持Samsung的说法。

在此案中，Richardson获准的设计专利(D507,167专利，简称167专利，如图9左侧)是一项由众多组件所构成的多功能工具，这些组件都是取决于他们的功能目的。

Richardson向亚利桑那州地方法院控告Stanley工具厂的Fubar工具(D562,101专利，如图9右侧所示)侵害167专利。

地方法院说明：167专利包含装饰性特征与功能性特征，具有多个功能组件的多功能工具，只有非功能性的装饰性设计特征才能获得设计专利的保护，并判定Fubar工具并未侵害167专利。Richardson向CAFC提出上诉。

CAFC肯定地方法院解读，并说明：当设计专利包含功能性与非功能性特征时，在解释设计专利权范围时，要确定该专利所揭示的非功能性特征。设计专利的侵害认定应以整体设计的比对方式为之，不能仅就其中的装饰性特征予以比对。Fubar工具与167专利虽都具有相同的造形元素，不过两设计的装饰性特征以及整体视觉印象明显不同，不会造成市场混乱，也不构成设计专利侵害。

结语

由前述的分析可得知，设计专利的侵害认定不是单纯比对设计专利与被告产品是否构成近似而已，应要先了解设计专利所保护的范围，法院应详细审阅(review)设计专利之图式与说明书，确认相关先前技艺及其拥挤程度，从申请过程历史档案找出相关的延续申请案或分割申请案，正确的解读设计专利权范围。相关的先前技艺包含：USPTO检索或引用的先前技艺，或法院自己检索，或当事人所提供的相关先前技艺。

CAFC在设计专利侵权的先前案例发展出许多关于设计专利权范围解读的法律原则，这些原则经常见于设计专利侵权诉讼之中，一直被法官及双方当事人所援引试用。

法院为了要让陪审团了解设计专利被核准的权利范围，有些设计需要较多的解读，有些设计仅需稍作解读，有些则不用解读，无论如何，法院必须依CAFC判决所建立的指导原则，正确的解读专利权范围。另在Minka灯具公司控告Craftmade公司的案例(注14)中，法院详读特别专家(special master)的报告后说明，解读设计专利权范围的目的是想要唤起陪审团对于设计专利的视觉意象(visual impression)。

来自: 创事记

作者: 叶雪美

编辑：IPRdaily王梦婷