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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：文焕
原标题：“理性经济人”视角下的被宣告全部无效专利年费管理研究
专利权人认为专利处于“专利权待定状态”的专利年费续缴存在风险，在遭遇专利全部无效决定出具后且司法行政部门未出终局裁决前的实际维持期间存在年费管理决策障碍。本文结合咏业案、赵山山案、曹建辉案来研究不同的年费管理决策导致的不同后果，研究专利权人应当如何充当“理性经济人”来实施有效年费管理；结合蔡耀华案探索对专利权人因不利后果的救济可能性。在无明确的法律规定、指引指南的背景下，通过实证研究研究最有利于专利权人的决策方案，可最大程度地保证专利权人权益。
关键词：专利无效宣告；专利年费；费用补偿
1、引言
我国专利授权之后，专利权人为了维持专利有效而必须向专利行政部门缴纳专利年费。专利年费缴纳制度是规范专利维持年费的数额、缴纳模式、缴纳时间以及不缴纳带来后果等行为的规则。[1]
作为非专利权人，专利无效宣告制度是否定已授权专利有效性的唯一路径。[2]《专利法》第四十七条规定“宣告无效的专利权视为自始即不存在”。但无效宣告决定不是一经送达即生效，而是在双方当事人收到决定书之日起法定期限内未向法院起诉后发生法律效力。[3]无效宣告审查是专利行政部门行使行政权力，双方当事人不服决定书而提起的诉讼则是人民法院行使司法权力，行政、司法权力先后出现同一案件中，在无效宣告审查、一审、二审和再审阶段甚至会因为事实认定的不同导致多次“反转”。
在一件专利被无效宣告请求人成功请求宣告全部无效之后、行政司法部门没有出具终局裁决之前，专利权人即处于的“专利权待定状态”，此时专利不能视为有效、也不能视为无效，且专利行政部门也不禁止对专利年费的缴纳。“专利权待定状态”持续的时间会因为行政诉讼、无效宣告审查程序拉长至几年，甚至陷入“循环诉讼”而久拖不决。[4]专利权人对“专利权待定状态”的专利费用缴纳并没有可以直接依据的规定、指南，在日常的年费管理中产生了较大风险和决策障碍，本文结合一些实际案例对“理性经济人”视角下的专利年费管理策略进行实证分析。
2、不同年费管理决策及其后果
专利无效宣告请求是请求人的一种经济行为，在决定发起无效宣告时须评价其行为的经济成本及收益；而对于专利权人，也需在应对无效宣告程序时充当“理性经济人”角色，[5]从而根据现实评估条件做出最有利的决策，实现效用和利益的最大化。
专利权人在处于“专利权待定状态”时，面临继续缴纳专利年费和断缴专利年费两个选择。若续缴，则可能因为专利被维持全部无效决定而使专利年费没有得到其行为的经济收益；若断缴，则又会使专利权处于中间状态，[6]甚至在最终的诉讼程序中得到有力判决后却不能请求恢复本该享有的专利权。
2.1 专利权待定状态中持续缴纳专利年费并请求恢复成功——咏业案
太盟光电科技股份有限公司请求宣告咏业科技股份有限公司发明专利无效案，[7]基本案情如下：专利权人咏业科技股份有限公司(以下简称“咏业公司”）于2009年5月20日申请、2013年7月24日获授权中国发明专利“陶瓷天线”；无效宣告请求人太盟光电科技股份有限公司(以下简称“太盟光电公司”）于2016年12月29日向国家知识产权局（原专利复审委员会）提起无效宣告请求；国家知识产权局于2017年7月14日作出“专利权全部无效”的第32906号无效宣告请求审查决定；咏业公司因不服该无效宣告请求审查决定向北京知识产权法院提起诉讼，后者作出一审生效判决撤销前述审查决定、并责令重新作出审查决定的生效判决；国家知识产权局于2020年9月24日重新作出专利权全部有效的第46446号无效宣告请求审查决定。
咏业公司在“专利权待定状态”期间实际分别缴纳了3年的专利年费，即第10~12年年费，并最终得以有效维持专利权。
咏业案中坚持缴纳对应年度应缴年费、并且在司法行政程序中得到维持专利权的有利裁决，该种情形对于专利权人而言是最有利的。而“专利权待定状态”的持续确实会对专利权人的行权、运营产生影响，但好在有效专利权具有追溯力，[8]可以给予专利权人充分的保障机会，同时由于经历了完整的专利权稳定性检验程序专利权人未来面临的失效风险将更低。
2.2 专利权待定状态中持续缴纳专利年费但维持失效——赵山山案
北京暴风魔镜科技有限公司请求宣告自然人赵山山实用新型专利无效案，[9]基本案情如下：专利权人赵山山于2014年8月27日申请、2015年5月27日获授权中国实用新型专利“一种手机立体眼镜中的利用卡扣固定手机的装置”；无效宣告请求人北京暴风魔镜科技有限公司于2016年3月15日向国家知识产权局（原专利复审委员会）提起无效宣告请求；国家知识产权局于2016年9月27日作出“专利权全部无效”的第30229号无效宣告请求审查决定；赵山山因不服该无效宣告请求审查决定向北京知识产权法院依法提起行政诉讼，后者作出驳回诉讼请求的一审判决；赵山山不服向北京市高级人民法院提出上诉，2018年1月31日二审判决驳回上诉，维持原判。
赵山山在“专利权待定状态”期间实际分别缴纳了2年的专利年费，即第4~5年年费，但最终专利权仍被认定自始无效。
赵山山案中专利权人经过完整的救济程序后仍旧获不利其的无效裁决，尽管坚持缴纳了对应年度年费没有产生维持程序瑕疵，但在实体权利没有存在的基础上，最终专利权自始无效的结果也是不能避免的。可见不加评估地按常规案件进行年费缴纳也不必然导致有利结果，反而会造成额外的经济损失。
2.3 专利权待定状态中未缴纳专利年费后请求恢复失败——曹建辉案
黄骅天程工贸有限责任公司请求宣告自然人曹建辉新型专利无效案，[10]基本案情如下：专利权人曹建辉于2015年4月30日申请、2015年12月30日获授权中国实用新型专利“多功能电动折叠代步行李车”；无效宣告请求人黄骅天程工贸有限责任公司于2017年2月16日向国家知识产权局（原专利复审委员会）提出了无效宣告请求；国家知识产权局于2017年9月20日作出“专利权全部无效”的第33391号无效宣告请求审查决定；曹建辉因不服该无效宣告请求审查决定向北京知识产权法院依法提起行政诉讼，后者作出撤销前述审查决定并重新作出决定的一审判决，各方均未上诉；2019年7月19日曹建辉请求恢复专利权失败。
曹建辉在“专利权待定状态”期间没有缴纳专利年费，即使专利技术本身经过法院、国家知识产权局评审是具备专利技术授权条件，但最终仍旧因未续费不能成功维持专利权。
曹建辉案中，专利技术本身具有较强的授权前景和可能性，但因为在“专利权待定状态”期间没有缴纳对应的年费，产生了违背《专利法》第四十四条规定的应当缴费情形，以至于缺少有效专利权恢复的必要条件。
3、救济可能性讨论
专利权人依循专利法规定申请专利后获得专利授权，是投入了资金、技术和时间获得的行政授权，尤其对于发明专利，经过了相对漫长的初审、实质审查、答复审查意见之后才获得专利授权。若专利权是因存有某种瑕疵而导致无效的，将对专利权人造成一定程度的损失。[11]进一步的，若专利权被专利行政部门宣告专利全部无效后，后又被法院认定为专利有效，这就给专利权人带来了不必要的义务承担和不必要麻烦，至少因为行政部门的原因而导致专利权处于稳定和不稳定之中反转，现行的法律框架下却并没有给出补偿的救济渠道。
在前述案例中，咏业案是有利于专利权人的后果，即维持专利技术授权条件、年费正常缴纳维持；赵山山案、曹建辉案则是不利于专利权人的结果。后者因缺少恢复专利权的必要条件（专利技术授权可能性、年费）而失去了专利权，赵山山案、曹建辉案也存在如何寻求救济的现实问题。
3.1 专利失效后请求退费
《中华人民共和国专利法实施细则》第九十四条亦规定，多缴、重缴、错缴专利费用的，当事人可以自缴费日起三年内，提出退款请求。对于在“专利权待定状态”期间缴纳的专利年费、但专利权最终被维持认定为无效的，属于错缴情形，可以请求退还。但既有行政程序、又有司法程序时，何时作为计算错缴的时间点，研究发现实务中有三种处理方式。
第一种方式：无效宣告请求审查决定自行政判决生效之日起生效。因此在行政判决生效后继续缴纳的年费属于错缴情形，而之前缴纳的则不属于。北京知识产权法院2019年在赵山山案中支持了这一观点。
第二种方式：无效宣告请求审查决定自公告之日起生效。实践中，不论是国家知识产权局主动作出的有利于专利权人的决定、还是第一种方式延续产生的决定，无效宣告审查决定书的官方公告日期相对作出日期是滞后的。因此有观点认为将专利公告日作为计算时间点。
第三种方式：国家知识产权局作出了无效宣告请求审查决定并送达给无效宣告请求申请人以及涉案专利权人后，即已经成立，并对外发生法律效力。因此自无效宣告请求审查决定作出之日，专利权人就已丧失了专利权，其后缴纳的年费属于错缴情形。北京市第一中级人民法院2015年在蔡耀华案，[12]支持了这一观点，经查证中国及多国专利审查信息查询网，国家知识产权局也全部返还了相关年费给申请人。
上述三种处理方式，认定的不同时间段在于自国家知识产权局作出无效宣告请求审查决定时至法院作出生效判决（法院维持无效决定情形）或国家知识产权局作出、公告无效宣告请求审查决定（法院责令重新作出决定情形）。显然，第一种方式更有利于保证专利权人利益，专利权人只需要持续缴纳年费而不需要做多余的决策。
笔者认为第一种方式是更加合理、合法、公平的处理方式，这是因为在无效宣告请求审查决定后权利人应当经过充分评估以决策是否通过诉讼途径来实施救济，若最终的判决结果是维持全部无效应当自行承担由请求救济程序导致的不利后果，那么之间产生的年费应当不予退还；若是有利于权利人的后果，也就不存在退费问题。这样的处理方式一方面减少了法院审理行政诉讼案件量，另一方面也保证了各方的公平和合理，不同后果对应了专利权人作为“理性经济人”作出的判断和选择。
3.2 专利失效后请求赔偿费
在蔡耀华案中，蔡耀华试图通过请求行政赔偿的方式获得补偿。[13]但法院认为准许了专利权人的退费申请后，国家知识产权局因退回错缴专利年费的相关程序性行为不属于行政机关及其工作人员行使行政职权而直接损害财产权，亦不属于国家赔偿法第四条规定的赔偿范围；对于专利年费退还应通过法定退费程序予以办理；年费在此期间产生的利息也不属于《国家赔偿法》第三十六条规定的应当支付银行同期存款利息的情形；提出诉讼而支付代理费、交通费、误工费等费用，属于当事人在法律救济程序中支出的费用，不属于国家赔偿法所规定的赔偿范围。
经过行政机关实质审查确认具有专利权效力，最终又因专利专利技术不具有授权可能性而被宣告全部无效的案件，通常是发明或者出具了正面专利权评价报告的实用新型和外观专利。同一案件专利行政部门经过至少两次的审查中均没有找到不予授权的证据但最终专利被宣告全部无效，对于专利权人是难以接受的结果，在这一过程中专利权人通常伴以额外的经济付出、潜在或明确的经济损失。国家专利行政机关未尽到审查职责、造成涉案专利瑕疵的行为，属于专利申请审查程序中的专利行政侵权行为，应当按照国家赔偿法向权利人或其利害关系人承担损害赔偿责任。[14]除3.1中的退费请求外，专利权人还可以对因应对无效宣告程序而产生的额外经济付出、损请求赔偿失。
4、总结语
专利权人在“专利权待定状态”面临的决策将对最终的专利有效性产生直接影响，部分本应当被维持的专利会因为年费断缴而无法恢复、部分自始即无效的专利又被长期续缴年费。为了让被宣告全部无效专利的年费管理更具有可行性，本文提出：（1）专利权人首先应充当“理性经济人”角色，从专利技术层面充分评估专利维持可能性，对于无授权前景的专利放弃“专利权待定状态”期间的专利年费；（2）对于具有授权前景、或存在稳定性争议的专利，应坚持续缴专利年费直至终局裁决认定，若终局认定自始无效的，专利权人还可以寻求救济以挽回至少部分经济损失。在前述两种“理性经济人”角色下的平衡考量后再决策专利被宣告全部无效后是否继续缴纳年费，可以最大程度地保证专利权人权益。
注释：
[1]乔永忠：《专利维持年费机制研究》，载《科学学研究》2011年第10期，第1490-1494+1519页。
[2]李晓鸣：《我国专利无效宣告制度的不足及其完善》，载《法律科学（西北政法大学学报）》2021第1期，第149-159页。
[3]《中华人民共和国专利法》第四十六条。
[4]金蕾：《我国专利侵权诉讼与专利无效审理模式问题研究》，南京大学2013年硕士学位论文，第9页。
[5]张鹏：《基于行为科学的知识产权公共政策有效性提升方向研究》，载《中国发明与专利》2019第1期，第15-19页。
[6]任惠，刘云飞，袁任远：《专利权的效力状态及其影响》，载《中国科技信息》2020年第16期，第27+29页。
[7]参见北京知识产权法院（2017）京 73 行初 8240 号行政判决书。
[8]李萍，程诚：《浅议无效决定对专利合同追溯力中的合同履行问题》，载《专利代理》2018年第2期，第46-51页。
[9]参见北京知识产权法院（2019）京73行初12652号行政判决书。
[10]参见最高人民法院（2020）最高法知行终294号行政判决书。
[11]徐理智：《专利无效补偿机制之探讨》，载《知识产权》2012年第6期，第68-71页。
[12]参见北京市第一中级人民法院（2015）一中行初字第1604号行政判决书。
[13]参见北京市第一中级人民法院（2015）一中行初字第1605号行政判决书。
[14]管荣齐：《专利文件修改超范围的审查——“爆破作业智能管理系统”发明专利无效行政纠纷案》，载《中国发明与专利》2020年第5期，第124-128页。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：文焕
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
注：原文链接：“理性经济人”视角下的被宣告全部无效专利年费管理研究（点击标题查看原文）
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